09.11.2020 Критерии определения служебного произведения: как автору защититься от претензий бывшего работодателя Закон.ру

Недавно Суд по интеллектуальным правам рассматривал дело, в котором бывший работодатель требовал признать произведение дизайна, созданное его работником, в качестве служебного произведения и запретить его использование. Особенность данного дела состоит в том, что оно дважды попадало в Суд по интеллектуальным правам и дважды Суд отменял акты нижестоящих инстанций и отправлял дело на новое рассмотрение, что свидетельствует о сложностях, возникающих при определении произведения в качестве служебного. В данном материале освещаются вопросы, как распределяется бремя доказывания в таких спорах и достаточно ли проанализировать трудовой договор и должностную инструкцию, чтобы разрешить дело. Сейчас суду первой инстнанции снова предстоит определить, опираясь на новые разъяснения Суда по интеллектуальным правам, являлось ли все-таки произведение служебным и было ли в этом случае нарушение со стороны работника при его использовании.

Суть дела

Гражданин Туманов работал меньше года в ООО «Стайл-Ю» в качестве дизайнера и руководил созданием изображений для продвижения брендов клиентов. После увольнения Туманова ООО «Стайл-Ю» обнаружило на сайте ООО «Секрет Принт» изображения (ООО «Секрет Принт» использовала их как пример собственных работ), которые, по мнению ООО «Стайл-Ю», были созданы его работниками, а значит являлись служебными произведениями, и исключительные права на некоторые из них принадлежали ООО «Стайл-Ю», а на другие –  клиентам ООО «Стайл-Ю» (по договору с клиентами ООО «Стайл-Ю» оставляло за собой право их использовать в целях саморекламы).

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

ООО «Стайл-Ю»  обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Секрет Принт» и гражданину Туманову (как учредителю и генеральному директору ООО «Стайл-Ю»), в котором содержались требования, в частности, о запрете размещать, распространять и использовать на странице сайта в Интернете произведений, исключительные права на которые принадлежат истцу; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведения; запрете Туманову использовать служебные произведения, созданные истцом в коммерческих целях и обязании Туманова при использовании служебного произведения указывать наименование правообладателя служебного произведения — ООО «Стайл-Ю».

При этом истец не оспаривал, что автором вышеуказанных произведений дизайна является Туманов, однако ссылался на то, что все произведения являются служебными, исключительные права принадлежат работодателю и его заказчикам, в связи с чем ответчики без согласия правообладателей не могли их использовать. Истец утверждал, что произведения были созданы именно во время работы Туманова в ООО «Стайл-Ю», поскольку, во-первых, они были созданы для конкретных заказчиков ООО «Стайл-Ю», во-вторых, для их создания требовались материалы, которые были именно у ООО «Стайл-Ю» и Туманов не мог самостоятельно создать эти произведения. Истец также заявлял, что на сайте ООО «Секрет Принт» демонстрируется работа выполненная хотя и не ООО «Стайл-Ю», однако она содержит элементы дизайна работы, которая была создана работником истца и является служебным произведением.

Суд поддержал требования истца и запретил размещение, распространение и иное использование на странице сайта ООО «Секрет Принт» в Интернете произведений, исключительные права на которые принадлежат обществу «Стайл-Ю», и обязал ответчиков уплатить ООО «Стайл-Ю» компенсацию в счет возмещения нематериального вреда (Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.08.2018 по делу № А40-256611/17-91-2115).

ООО «Стайл-Ю» подало апелляционную жалобу, указав в качестве одного из оснований для отмены решения на отказ суда первой инстанции в проведении экспертизы для сравнения изображений ООО «Стайл-Ю» и изображений, опубликованных на сайте ООО «Секрет-Принт».

Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции и отметила, что для сравнения изображений ООО «Стайл-Ю» и изображений, расположенных на сайте ООО «Секрет-Принт» специальные знания не нужны, так как для сравнения достаточно лишь определить сходство двух изображений по цвету, размеру, форме (Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 13.11.2018 № 09АП-53968/2018-ГК по делу № А40-256611/17).

Позиция кассационной инстанции

Суд по интеллектуальным правам не согласился с выводами судов нижестоящих инстанций и отметил, что нужно определить, являются ли созданные изображения служебными или нет, так как от этого зависит, кому принадлежат исключительные права на данные произведения (ст. 1257 ГК РФ, ст. 1295 ГК РФ) (авторские права в любом случае будут принадлежать именно автору произведения).

Для определения того, является ли созданное работником произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника — если не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное и исключительное право на него принадлежит работнику. Определяющим для признания объекта авторских прав служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Суд отметил, что на истце лежит обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и использования данных прав ответчиком, на ответчике — выполнение им требований действующего законодательства при использовании соответствующих произведений.

Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций и отправляя дело на новое рассмотрение, кассационная инстанция отметила, что суды нижестоящих инстанций не указали, какие обстоятельства позволили им сделать вывод о том, что авторские права на произведения принадлежат истцу.

Суд по интеллектуальным правам указал на ошибочность выводов апелляционной инстанции о том, что для сравнения изображений ООО «Стайл-Ю» и изображений, расположенных на сайте ООО «Секрет-Принт», в специальных знаниях отсутствует необходимость, так как для сравнения достаточно лишь определить сходство двух изображений по цвету, размеру, форме. Суд апелляционной инстанции не учел, что в данном случае иск заявлен о защите исключительных авторских прав. Авторскому праву неизвестны понятия «сходство» или «сходство до степени смешения», а способы использования произведения, являющегося объектом авторских прав, перечислены в ст. 1270 ГК РФ (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2019 по делу № А40-256611/2017).

Повторное рассмотрение дела судами первой и апелляционной инстанций

При новом рассмотрении суд первой инстанции отметил, что в споре о том, является ли произведение служебным, следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника и факт создания произведения в пределах этих обязанностей доказываются работодателем.

Суд исследовал содержание трудового договора между ООО «Стайл-Ю» и Тумановым и соответствующую должностную инструкцию, согласно которым Туманов был арт-директором и осуществлял руководство при создании творческих проектов. В этих документах в качестве должностных обязанностей работника «создание произведений дизайна» не оговаривалось. В материалах дела нет конкретных служебных заданий, выданных ООО «Стайл-Ю» Туманову на изготовление произведений дизайна, отсутствуют иные доказательства, подтверждающие изготовление Тумановым А.В. указанных в иске произведений в процессе исполнения трудовых обязанностей, какие бы то ни было документы, свидетельствующие о создании дизайнов в рамках исполнения трудовых обязанностей, что необходимо для определения того, является ли произведение служебным. Создание произведения в период трудовых отношений не является единственным и безусловным основанием для признания того, что произведения являются служебными.

Отказывая истцу в удовлетворении его требований, суд первой инстанции указал, что на истце лежит обязанность доказать факт принадлежности ему авторских прав, а истец соответствующих доказательств не представил (Решение Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2019 по делу № А40-256611/17-91-2115)

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил без изменения принятое при новом рассмотрении решение (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2020 № 09АП-435/2020-ГК по делу № А40-256611/17)

Повторное рассмотрение дела кассационной инстанцией

Суд по интеллектуальным правам указал, что вывод судов о том, что созданные объекты не являются служебными, основан на том, что исследованные судами должностная инструкция и трудовой договор не содержат указание на то, что в пределы трудовых обязанностей Туманова входили разработка и создание вышеуказанных произведений, а также в материалах дела отсутствуют конкретные служебные задания, выданные обществом «Стайл-Ю» Туманову на изготовление произведений и иные доказательства.

При этом суды первой и апелляционной инстанции уклонились от исследования совокупности обстоятельств, в результате оценки которых может быть сделан вывод о служебном или неслужебном характере созданных произведений (соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой созданы соответствующие объекты; пределы трудовых обязанностей работника; место выполнения работ по созданию охраноспособных объектов; источник оборудования и средств, используемых для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой созданы охраноспособные объекты; цель создания охраноспособных объектов; последующее поведение работника и работодателя; составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей либо за пределами трудовой функции).

Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2020 по делу № А40-256611/2017).

Проблемы, поднятые в рассматриваемом деле

В данном деле поднято сразу несколько проблем, касающихся авторского права (как материально-правовые, так и процессуально-правовые проблемы).

Во-первых, в деле рассмотрен вопрос, как определить является ли произведение, созданное работником в период действия трудового договора с работодателем, служебным произведением или нет. Суд по интеллектуальным правам выразил следующий подход к решению данного вопроса: исследованию подлежат не только формальные аспекты в виде содерржания должностной инструкции и трудового договора, а вся совокупность обстоятельств, связанных с трудовыми отношениями автора произведения (например, место выполнения работ по созданию охраноспособных объектов; источник оборудования и средств, используемых для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой созданы охраноспособные объекты; цель создания охраноспособных объектов и другие значимые обстоятельства).

Во-вторых, в деле затронута проблема пределов охраноспособности объекта авторского права. Суд по интеллектуальным правам отмечает, что нельзя применять критерий «схожести» произведений при определении незаконного использования произведения. Если произведение не идентично первоначальному, нельзя говорить о незаконности использования нового произведения (похожего на первоначальное).

В-третьих, в деле поднят вопрос о распределении бремени доказывания в споре о том, является ли произведение служебным и было ли его незаконное использование. По общему правилу, на истце лежит бремя доказывания принадлежности ему интеллектуальных прав, значит, работодатель должен доказать, что произведение является служебным и ему принадлежат исключительные права на это произведение. Если работодателю удастся это доказать, то на работника ляжет бремя доказывания законности использования данного произведения.

Выводы

В отношении первой из указанных проблем следует сказать, что этот подход является правильным, так как суду надо вникать в сущность отношений, возникающих между работодателем и работником, а не ограничиваться формальным изучением должностной инструкции и трудового договора. На мой взгляд, для сторон может быть затруднительно урегулировать творческих процесс по созданию авторских произведений в документах. Поэтому нужно учитывать всю совокупность обстоятельств при решении вопроса о том, является ли произведение служебным или нет.

Что касается второй проблемы, то подход Суда по интеллектуальным правам не является бесспорным, хотя и согласуется с действующим законодательством. Дело в том, что критерий схожести позволяет лучше пресекать нарушения авторских прав.

В литературе отмечается, что требование о наличии существенной новизны в различных трактовках характерно для патентного права и средств индивидуализации. В национальном и зарубежном праве в области интеллектуальных прав используются такие термины, как: существенная схожесть, сходство до степени смешения, различительная способность. При этом данный принцип не содержится в авторском праве, поэтому формально могут охраняться произведения-двойники, даже несильно отличающиеся друг от друга.

Говоря о требованиях, предъявляемых для правовой охраны произведений, можно привести пример из американского права, где для установления  нарушения авторских прав на музыкальное произведение требуется наличие сразу двух элементов:  явного объективного сходства между оригинальным произведением и повторным, которое нарушает авторские права на него, и повторное произведение должно быть основано на оригинальном произведении, авторские права на которое оно нарушает.

Третья проблема, касающаяся распределения бремени доказывания решена Судом по интеллектуальным правам правильно. Дело в том, что работодатель является более сильно стороной в трудовых правоотношениях и у него гораздо больше возможностей по сбору доказательств по этому вопросу. Работнику было бы труднее доказать отрицательный факт, а именно, что он создал произведение не в рамках трудовых отношений.

Дарья Рязанова