10.06.2022 О злоупотреблении правом в спорах о защите исключительных прав на обозначения АГ

Материал выпуска № 11 (364) 1-15 июня 2022 года.

Зачастую реальной целью обращения правообладателей в суд является не защита своих прав на объекты интеллектуальной собственности, а желание использовать предоставленные законодателем права в недобросовестных целях. О том, как противостоять подобным претензиям, какие доводы использовать, на какие признаки злоупотребления правом со стороны истцов-правообладателей указать судам – этим и иным вопросам посвящена статья.

Практике известны случаи, когда лица, массово скупающие права на товарные знаки (знаки обслуживания, далее по тексту также – обозначения) у ликвидированных юридических лиц и прекративших свою деятельность индивидуальных предпринимателей, затем обращаются в суд с исками к добросовестным предпринимателям, использующим сходные в той или иной степени обозначения, исключительно с целью получения денежной компенсации.

Как правило, ответчики по таким искам в числе прочего ссылаются на злоупотребление правом на защиту со стороны истца и отсутствие законного интереса в судебной защите права на обозначение. Суды, рассматривая такие аргументы, идут по пути применения высокого стандарта доказывания признаков злоупотребления, возлагая на ответчиков бремя доказывания этих фактов.

Как разъяснено в п. 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), в силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (см. постановление № 10).

Как верно отмечает А. Г. Карапетов, закрепленную в ст. 10 ГК РФ доктрину злоупотребления правом следует понимать как делегацию законом суду компетенции усекать сферу применения тех или иных правонаделяющих норм позитивного права, условий сделки или иных источников субъективных прав в тех случаях, когда соответствующего исключения эти источники не предусматривают, но суду при рассмотрении спора становится очевидным, что в данной ситуации с учетом конкретных обстоятельств формальное осуществление субъективного права недобросовестно (приводит к явной несправедливости)1.

В связи с этим суду необходимо провести анализ фактических обстоятельств каждого конкретного дела на предмет установления признаков злоупотребления правом со стороны правообладателя и в случае, когда злоупотребление стало очевидным, истолковать и применить соответствующие правовые нормы с позиции восстановления справедливости.

Ключевые моменты

Практика выработала некоторые критерии, позволяющие суду сделать вывод о наличии в действиях правообладателя, обращающегося за защитой в суд, признаков злоупотребления правом. Рассмотрим лишь несколько примеров.

Так, истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании компенсации за незаконное использование знака обслуживания, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Суд, отказывая в удовлетворении иска и ссылаясь в числе прочего на ст. 10 ГК РФ, указал на следующие обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении истцом-правообладателем правом на защиту: приобретение товарного знака и предъявление спустя непродолжительное время после приобретения исключительного права требований к лицу, широко и длительно до этой даты использующему сходное обозначение, о прекращении использования и взыскании компенсации; неиспользование им самим данного знака; предоставление права использования товарного знака лицензиату на безвозмездной основе.

При этом суд особо указал на то, что, предоставляя право использовать обозначение своему лицензиату безвозмездно, истец таким образом определил нулевую фактическую ценность данного средства индивидуализации.

А обращение истца к лицу, использующему сходное с этим же знаком обслуживания обозначение, с иском о взыскании компенсации в значительном размере свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а лишь о намерении причинить другому лицу вред путем взыскания с него необоснованно высокой и не соответствующей определенной им самим ценности знака обслуживания компенсации2.

В другом деле Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП), соглашаясь с позицией нижестоящих судов, отказавших правообладателю в иске в том числе со ссылкой на ст. 10 ГК РФ, принял во внимание то, что в деле отсутствуют доказательства использования истцом товарного знака либо совершения действий, свидетельствующих о его намерении фактически использовать товарный знак в юридически значимый период3.

В постановлении СИП от 24 марта 2022 г. по делу № А74–12361/2020 суд признал обоснованным вывод нижестоящих инстанций о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом с учетом неиспользования истцом спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления ответчику предложения о выплате компенсации и обращения истца с требованием о защите прав на товарный знак после заявления ответчиком требований о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

Обстоятельства неиспользования товарного знака истцом-правообладателем в собственной деятельности, а также намеренные действия по выявлению различных лиц, использующих сходное обозначение, для предъявления им исков с целью извлечения прибыли были приняты во внимание судами в качестве доказательств злоупотребления правом истцом4.

В другом деле СИП, соглашаясь с выводами нижестоящих судов, подчеркнул следующее: суды первой и апелляционной инстанций, устанавливая в действиях истца признаки злоупотребления правом, выявили в том числе и то, что истец является правообладателем значительного количества товарных знаков, которые регистрируются и приобретаются им, при этом истцом не представлено доказательств их реального использования для целей индивидуализации товаров и услуг.

Из общедоступных сведений, содержащихся на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/, следует, что с 2015 г. истец является инициатором исков о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и взыскании компенсаций за незаконное использование обозначений разными организациями и индивидуальными предпринимателями.

При этом суды установили, что деятельность истца по приобретению товарных знаков «имеет цель последующего сутяжничества с добросовестными участниками гражданского оборота и направлена на причинение им вреда»5.

В качестве доказательств злоупотребления правом истцом по делу № А07–24520/2019 суды сослались на заключение истцом безвозмездного лицензионного договора в отношении права использования принадлежащего ему обозначения, принадлежность истцу ряда товарных знаков, зарегистрированных в отношении различных классов МКТУ, имеющих в составе распространенные словесные обозначения, и наличие большого количества дел в арбитражных судах Российской Федерации с участием истца, связанных с оспариванием им прав на объекты интеллектуальной собственности либо со взысканием компенсации за незаконное использование товарных знаков6.

Истец не использует обозначение в своей деятельности

Из тех обстоятельств, на которые обратили внимание суды в рассмотренных выше делах, наиболее важным является факт неиспользования истцом своего обозначения.

Следует отметить, что указанное обстоятельство в отрыве от иных обстоятельств не признается судами в качестве признака злоупотребления правом со стороны правообладателя, со ссылкой на упомянутый выше п. 154 постановления № 107.

На важность исследования факта использования или неиспользования истцом своего обозначения неоднократно обращал внимание ВС РФ. С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. У истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

При этом особо отмечается, что суд должен также учесть: цель регистрации товарного знака; реальное намерение правообладателя его использовать; причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не для его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано8.

Из приведенной позиции ВС РФ можно сделать важный вывод, что даже в том случае, если в ходе исследования обстоятельств дела будет установлен только факт неиспользования самим истцом зарегистрированного обозначения, одного этого может быть достаточно для того, чтобы отказать в иске со ссылкой на ст. 10 ГК РФ. При этом суд также указывает на то, что у такого истца вообще отсутствует нарушенное право. И здесь мы уже сталкиваемся с телеологическим толкованием положений ст. 1477, 1484 ГК РФ.

Распределяя бремя доказывания в делах о защите исключительных прав на товарный знак, судебная практика исходит из следующего: истец, обратившийся с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, должен доказать факт принадлежности исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности и факт использования ответчиком такого объекта интеллектуальной собственности. На ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании объекта интеллектуальной собственности (постановления СИП от 12 июля 2021 г. № С01–714/2021 по делу № А65–19028/2020, от 22 февраля 2022 г. № С01–2242/2021 по делу № А40– 68485/2021, от 15 сентября 2021 г. № С01–1122/2021 по делу № А40–186441/2020, от 11 мая 2021 г. № С01–468/2021 по делу № А36–4880/2020, от 26 апреля 2021 г. № С01–179/2021 по делу № А05–6747/2020).

Согласно этому подходу истец-правообладатель не должен доказывать использование им самим своего обозначения по указанной категории дел.

Однако если исходить из того, что презюмируется нарушение прав истца, зарегистрировавшего право на обозначение, пусть и не предпринявшего реальных действий по его использованию в разумный срок, со стороны лиц, использующих сходное до степени смешения или тождественное обозначение, возникает вопрос: какой реальный интерес истца в таком случае подлежит защите – пассивное «держание» обозначения в реестре?

Положения ст. 1477, 1484 ГК РФ имеют экономическое содержание. Представляется, что поскольку товарный знак (знак обслуживания) призван индивидуализировать товар конкретного производителя, выделить его среди однородных товаров, производимых иными лицами, то нарушение права истца-правообладателя ответчиком, использующим сходное до степени смешения обозначение, может быть признано только в случае использования обозначения самим истцом-правообладателем и введения в оборот товаров (услуг), маркированных соответствующим товарным знаком (знаком обслуживания).

Положения ст. 1484 ГК РФ направлены на защиту активного хозяйствующего субъекта – правообладателя (который, например, вложил средства в продвижение бренда, получил конкурентные преимущества, но потерял покупателя из-за того, что конкурент использовал похожий товарный знак). Если в течение разумного срока правообладатель не осуществлял ведение предпринимательской деятельности с использованием своего обозначения или иным образом не использовал свое обозначение с получением от этого экономической выгоды, то у него отсутствует нарушенное право.

Истец предоставляет право использования товарного знака лицензиатам на безвозмездной основе

Вот еще одно обстоятельство, которое в совокупности с иными может свидетельствовать о недобросовестности истца. Некоторые недобросовестные правообладатели, на имя которых зарегистрированы сотни товарных знаков (знаков обслуживания), очевидно не имеющие цели и возможности их реального использования, в качестве доказательств использования своих обозначений ссылаются на заключение лицензионных договоров с различными лицами. Примечательно, что в основной массе эти договоры являются безвозмездными. На это и начали обращать внимание суды.

Так, в недавнем решении Арбитражный суд Краснодарского края, придерживаясь позиции СИП, изложенной в постановлении от 27 августа 2021 г. по делу № А33–4702/2018, указал на то, что суд не может признать в достаточной степени обоснованными доводы истца о том, что практически безвозмездное предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

При этом суд исходит из того, что товарный знак (знак обслуживания) является средством индивидуализации товаров (работ, услуг) и предназначен для достижения целей предпринимательской деятельности, прежде всего для извлечения прибыли. На этом основано содержащееся в ст. 1478 ГК РФ правило о том, что обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

С учетом данного обстоятельства предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) на безвозмездной основе иным лицам, не относящимся к числу аффилированных с правообладателем лиц, скорее является исключением из обычной деловой практики.

Это обстоятельство в совокупности с иными может учитываться при установлении цели обладания исключительным правом на товарный знак и применения мер защиты9.

Истец является правообладателем значительного количества товарных знаков

Указанное обстоятельство также признается судами в качестве одного из признаков злоупотребления правом со стороны истца, но только в совокупности с иными признаками.

В п. 7 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. № СП-21/2) СИП сформулировал позицию о том, что само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции10.

При этом суд указал на то, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, «аккумулирующих», но не использующих товарные знаки, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, т.е. индивидуализации товаров правообладателя.

Вопрос массовой регистрации обозначений одним лицом с позиции наличия признаков недобросовестности должен исследоваться в совокупности с обстоятельствами их использования (неиспользования).

Очевидно, что отсутствие реального извлечения выгоды из исключительного права на средство индивидуализации не должно создавать затруднений для иных участников рынка, которые являются добросовестными субъектами коммерческого оборота.

Мы рассмотрели признаки злоупотребления правом со стороны истцов-правообладателей, которые наиболее часто принимаются во внимание судами при разрешении вопроса о применении положений ст. 10 ГК РФ. Основные из них указаны в таблице.

Обстоятельство Как его оценивают суды
Неиспользование правообладателем своего обозначения В отрыве от иных обстоятельств не признается судами в качестве признака злоупотребления правом со стороны правообладателя (постановления СИП от 23 марта 2022 г. по делу № А40-36090/2021, от 28 октября 2021 г. по делу № 56-109894/2019). В совокупности с иными обстоятельствами может свидетельствовать о недобросовестности правообладателя (постановление СИП от 1 марта 2022 г. по делу № А57-6876/2021, определения ВС РФ от 23 июля 2015 г. № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013, от 20 января 2016 г. № 310-ЭС15-12683 по делу № А08-8801/2013).
Правообладатель в качестве доказательств использования обозначения ссылается на предоставление права его использования лицензиатам на безвозмездной основе Может свидетельствовать о недобросовестности правообладателя, поскольку безвозмездное предоставление права использования товарного знака (знака обслуживания) не является проявлением обычной хозяйственной практики лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность (постановления СИП от 25 ноября 2021 г. по делу № А07-24520/2019, Арбитражного суда Краснодарского края от 5 марта 2022 г. по делу № А32-8379/2021).
Истец является правообладателем значительного количества товарных знаков В отрыве от иных обстоятельств не признается судами в качестве признака злоупотребления правом со стороны правообладателя (постановление СИП от 31 мая 2021 г. по делу № СИП-125/2020). В совокупности с иными обстоятельствами может свидетельствовать о недобросовестности правообладателя (постановления СИП от 25 ноября 2021 г. по делу № А07-24520/2019, от 19 сентября 2018 г. № С01-206/2017 по делу № А56-19744/2016, от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Судебная практика будет развиваться и дальше, вырабатывая правовые позиции, направленные на борьбу с недобросовестностью отдельных лиц. При этом уже сейчас очевидно, что отсутствие в правовых позициях вышестоящих судов более глубокого анализа экономического содержания норм, посвященных защите права на товарные знаки (знаки обслуживания), не позволяет судам применить положения ст. 10 ГК РФ там, где это можно было бы сделать и в отсутствие некоей идеальной совокупности обстоятельств.


1 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / А.В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.]; отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2020. 1469 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса.). С. 710.

2 Постановление СИП от 27 августа 2021 г. по делу № А33–4702/2018.

3 Постановление СИП от 26 сентября 2014 г. по делу № А50–14653/2013.

4 Постановление СИП от 1 марта 2022 г. по делу № А57–6876/2021.

5 Постановление СИП от 29 декабря 2021 г. по делу № А53–13446/2021.

6 Постановление СИП от 25 ноября 2021 г. по делу № А07–24520/2019.

7 Постановления СИП от 23 марта 2022 г. по делу № А40–36090/2021, от 28 октября 2021 г. по делу № 56–109894/2019.

8 Определения ВС РФ от 23 июля 2015 г. № 310-ЭС15–2555 по делу № А08–8802/2013, от 20 января 2016 г. № 310-ЭС15–12683 по делу № А08–8801/2013.

9 Постановление Арбитражного суда Краснодарского края от 5 марта 2022 г. по делу № А32–8379/2021.

10 См. также постановление СИП от 31 мая 2021 г. по делу № СИП-125/2020.