14.06.20. Широкое употребление словосочетания не означает, что такой товарный знак противоречит интересам общества. АГ. НОВОСТИ.

В споре о правомерности регистрации обозначения «Йошкин кот» президиум СИПа подчеркнул, что делать вывод о противоречии словосочетания общественным интересам, не установив характер его восприятия потребителями, недопустимо
Представитель предпринимателя, в пользу которого президиум вынес решение, отметила, что наличие одноименного памятника не может препятствовать регистрации словосочетания как товарного знака, поскольку о существовании скульптуры не известно широкому кругу лиц. По словам одного из экспертов «АГ», президиум фактически указал, что абстрактные общественные интересы не могут свидетельствовать о нарушении норм подп. 2 п. 3 ст.1483 ГК. Второй эксперт предположила, что при новом рассмотрении дела в российском суде можно будет наблюдать переосмысление стандартов «моральности» товарных знаков, которое не так давно произошло в США и ЕС.

5 июня президиум Суда по интеллектуальным правам рассмотрел вопрос о том, правомерен ли отказ в регистрации товарного знака со словесным обозначением «Йошкин кот» (Постановление по делу № СИП-793/2019).

Роспатент отказался регистрировать словосочетание «Йошкин кот»

В декабре 2017 г. предприниматель Николай Одинцов подал в Роспатент заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Йошкин кот». В ноябре 2018 г. Роспатент отказал в регистрации, сославшись на то, что обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ). Ведомство посчитало, что заявленное словосочетание может быть воспринято как искаженное написание словосочетания «Ёшкин кот», которое относится к бранной лексике.

В марте 2019 г. Николай Одинцов обратился в Роспатент с возражением. Предприниматель настаивал на том, что спорное обозначение не является искаженным написанием словосочетания «Ёшкин кот», было образовано с помощью игры букв и не воспринимается потребителями как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали. Однако Решением Роспатента от 30 июля 2019 г. в удовлетворении возражения было отказано.

Федеральная служба пришла к выводу, что заявленное обозначение в силу замены в нем буквы «Ё» на сочетание букв «ЙО» носит шутливо-иронический характер и воспринимается как результат языковой игры с целью сближения его по форме с разговорно-бытовым названием г. Йошкар-Олы – Йошка. Это, по мнению административного органа, оказывает существенное влияние на понимание данного выражения и означает, что оно не имеет бранной коннотации и не относится к табуированным ни в художественной, ни в публицистической речи.

В то же время Роспатент заметил, что «Йошкин кот» – это название скульптуры, расположенной у входа в Марийский государственный университет скульптурной композиции: фигуры кота в вальяжной позе на скамейке с импровизированной газетой «Голос правды», рыбьим скелетом и надписью «Йошкин кот». С учетом этого ведомство решило, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам. Предоставление исключительного права на обозначение, ставшее «символом современной Йошкар-Олы, воплощенное в малой скульптурной форме и являющееся даром городу, на имя одного лица может затронуть интересы общества и создать препятствия для деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов, в том числе осуществляющих свою деятельность в г. Йошкар-Оле», уверен госорган.

Первая инстанция поддержала госорган

Предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. Однако 11 февраля 2020 г. СИП подтвердил законность ненормативного акта. Первая инстанция учла информацию с официального сайта Йошкар-Олы о том, что скульптурная композиция «Йошкин кот» является «своеобразным брендом современного города Йошкар-Олы». На этом основании суд решил, что эта скульптура – неофициальный символ города, который связан с культурными традициями и историей столицы Республики Марий Эл.

Оценив представленное предпринимателем заключение Лаборатории социологической экспертизы, первая инстанция пришла к выводу, что оно подтверждает факт широкого употребления и известности в обществе спорного обозначения и не опровергает выводы Роспатента о противоречии общественным интересам предоставления исключительного права на заявленное обозначение только одному лицу.

Президиум СИПа запретил ссылаться на неопределенные общественные интересы

Предприниматель подал кассационную жалобу в президиум Суда по интеллектуальным правам.

Рассмотрев материалы дела, президиум Суда напомнил, что гражданское законодательство запрещает использование в товарных знаках только официальной символики, в отношении неофициальных символов такой запрет не установлен (п. 2 ст. 1483, ст. 1231.1 ГК РФ). Кроме того, добавил суд, Гражданский кодекс содержит нормы, запрещающие использовать в товарных знаках объекты авторского права (подп. 1 п. 9 ст. 1483), однако в данном случае эти нормы не применялись, поскольку в силу п. 1 ст. 1499 ГК Роспатент не осуществляет проверку заявленного в качестве товарного знака обозначения на соответствие таким требованиям.

Кассация указала, что, ссылаясь в обоснование вывода о противоречии заявленного обозначения общественным интересам и на то, что оно представляет собой неофициальный символ города, суд первой инстанции не учел п. 37 Правил, утвержденные Приказом Минэкономразвития от 20 июня 2015 г. № 482, и не исследовал, в силу каких конкретных обстоятельств регистрация обозначения посягает на общественные интересы.

Первая инстанция посчитала, что обозначение может создать препятствия для добросовестной деятельности других хозяйствующих субъектов. Однако в решении не указано, какие именно препятствия в данном случае суд имеет в виду и считает возможными, заметил президиум. Кроме того, добавил он, признавая обозначение неофициальным символом Йошкар-Олы, первая инстанция не учла результаты заключения Лаборатории социологической экспертизы. Согласно этому документу только 7% опрошенных ассоциируют спорное обозначение со скульптурой, в то время как 67% воспринимают его как фразу из мультфильма или фильма, а 98% считают, что это шутливое выражение досады, огорчения, негодования или разочарования.

Президиум СИП полагает, что, ссылаясь на культурные традиции и исторические факты, которые обусловливают отнесение спорного обозначения к числу «неофициальных символов» города, следовало указать, о каких конкретных традициях и фактах идет речь. По мнению кассации, не ясно, почему суд решил, что для подтверждения этого достаточно информации на сайте города о скульптуре как о «своеобразном бренде» современной Йошкар-Олы.

Само по себе существование скульптурной композиции не является основанием для применения положений подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК, подчеркнул президиум. Выводы о возможности применения данной нормы должны быть основаны на исследовании возникающих у потребителей ассоциаций и характера восприятия ими спорного обозначения. «Факт широкого употребления и известности в обществе спорного обозначения, на который указал суд первой инстанции, еще не означает противоречия общественным интересам в отсутствие выводов об определенном характере восприятия этого обозначения», – уверен президиум Суда.

Кассация также согласилась с позицией заявителя кассационной жалобы о том, что подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК не предполагает оценку Роспатентом добросовестности заявителя. «При этом отсутствие компетенции Роспатента по оценке добросовестности заявителя не означает возможность административного органа искусственно расширять основания для отказа в регистрации товарного знака, которые он вправе применить», – подчеркнул президиум.

Решение первой инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Представитель заявителя рассказала, чем «Йошкин кот» отличается от «Ёшкиного кота»

Интересы предпринимателя представляли патентный поверенный, преподаватель кафедры проектного менеджмента Института экономики и права РТУ МИРЭА Дарья Фортунатова и патентный поверенный Мария Каверина.

В своем комментарии «АГ» Дарья Фортунатова отметила, что Роспатент традиционно расценивает выражение «Ёшкин кот» как противоречащее принципам гуманности, морали и общественным интересам и считает это выражение бранным. «Но, наверняка, большинство из нас, как и респонденты, принявшие участие в социологическом опросе, представленном в материалах дела, вспомнят советский кинофильм “Любовь и голуби”, в котором часто встречается это выражение», – сказала она.

В ситуации с «Йошкин кот» замена буквы «Ё» сочетанием «ЙО» носит шутливо-иронический характер, что позволяет воспринимать такое выражение как результат языковой игры с целью сближения его по форме с разговорно-бытовым названием г. Йошкар-Олы – Йошка, считает Дарья Фортунатова. Это, по ее мнению, оказывает существенное влияние на восприятие выражения и позволяет сделать вывод, о том, что такое выражение не имеет какой-либо бранной коннотации и не воспринимается как табуированное.

«Данный вывод также подкрепляется наличием одноименного памятника, ранее установленного в Йошкар-Оле. Однако ввиду того, что о его существовании не известно широкому кругу лиц, такое обстоятельство также не должно было препятствовать в регистрации выражения “Йошкин кот” в качестве товарного знака. Постановление президиума СИПа можно считать эталонным по части глубины исследования всех обстоятельств и имеющихся в деле доказательств», – заключила она.

Эксперты «АГ» прокомментировали постановление

Ведущий юрист «INTELLECT» Анастасия Герман считает, что постановление президиума СИПа закономерно, так как нижестоящая инстанция допустила явные нарушение норм материального права. Особого внимания, по ее словам, заслуживает вывод президиума о том, что суд первой инстанции, сославшись на п. 37 Правил, не исследовал, в силу каких конкретных обстоятельств регистрация обозначения «Йошкин кот» посягает на общественные интересы. Этот вопрос является определяющим для принятия решения о законности или незаконности отказа в регистрации, подчеркнула юрист.

«Применение подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК в качестве основания для отказа в регистрации обязательно должно происходить в совокупности с выводами о негативном восприятии потребителями рассматриваемого обозначения, ведь именно их интересы защищаются рассматриваемой нормой», – отметила Анастасия Герман. Практика, по словам юриста, также придерживается этого подхода: «Это, например, небезызвестные дела по обозначениям “В кругу семьи”, “Долгожитель”, “Свежая головушка”, “Прохорово поле”». Только в случае такой основанной на обстоятельствах дела мотивировки Роспатента и впоследствии суда можно сказать, что применение основания для отказа в регистрации, предусмотренного подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, было правильным, считает Анастасия Герман.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум фактически указал, что абстрактные общественные интересы не могут свидетельствовать о нарушении норм подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, подчеркнула она. «Отсутствие же выводов о восприятии обозначения потребителями и вовсе создает впечатление, что указанное основание для отказа в регистрации притянуто за уши. Это также создает благоприятную почву для попыток Роспатента и суда подводить под широчайшую формулировку “противоречие общественным интересам” иные основания для отказа в регистрации, что недопустимо. Этот вывод прослеживается в абз. 1–3 на стр. 9 постановления президиума СИПа», – отметила Анастасия Герман.

Так, пояснила она, подтверждая отказ в регистрации обозначения «Йошкин кот» на основании подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК, суд первой инстанции обосновал свое решение только лишь фактом наличия на территории г. Йошкар-Олы одноименной скульптуры и назвал ее неофициальным символом города. «Такая аргументация, скорее, подходит для выводов о связи спорного обозначения с конкретной территорией и применения такого основания для отказа в регистрации, как введение потребителя в заблуждение (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК). Вывод о нарушении регистрацией положения подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК вошел в полное противоречие с результатами социологического опроса, по результатам которого лишь 7% опрошенных ассоциируют спорное обозначение со скульптурой в г. Йошкар-Ола. Очевидно, что такая аргументация походит на подмену одного основания для отказа в регистрации другим, не применимым в данном деле», – заключила эксперт.

Младший юрист практики защиты интеллектуальной собственности юридической фирмы Lidings Лейла Мирзоева рассказала «АГ», что не так давно аналогичные споры были рассмотрены в США и ЕС. «Год назад Верховный суд США признал неконституционной норму LanhamAct, запрещающую регистрировать в качестве товарных знаков обозначения, признаваемые аморальными или оскорбительными. Дело касалось товарного знака “FUCT”. Верховный Суд указал, что ограничение в регистрации товарного знака может быть признано неконституционным, если оно “viewpoint-basedbar”, т.е. ограничивает свободу слова, даже если часть населения считает такое высказывание аморальным», – отметила эксперт.

Через полгода после решения Верховного суда США отголоски такой правовой позиции появились и в решении Суда ЕС, добавила она: «Суд ЕС признал необоснованным отказ в регистрации товарного знака “FackJuGöhte”. По мнению суда, заявленное обозначение является лишь омографом к нецензурному выражению и, более того, не воспринимается немецкоговорящей аудиторией так оскорбительно, как англоговорящей».

Вероятно, при новом рассмотрении дела о регистрации товарного знака «Йошкин кот» и в российском суде можно будет наблюдать переосмысление стандартов «моральности» товарных знаков по аналогии с США и ЕС, считает Лейла Мирзоева.