17.06.20. Установление объема правовой охраны в патентных спорах. АГ. НОВОСТИ.

Почему сторонам важно учитывать именно актуальное содержание защищаемых решений

Недавно внимание юристов, специализирующихся на спорах, связанных с защитой интеллектуальной собственности, привлекло Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2020 г. № 309-ЭС19-26352 (далее – Определение) о направлении на новое рассмотрение патентного спора.

Читайте также
ВС напомнил о необходимости определения объема правовой охраны полезной модели при изменении ее формулы
Суд подчеркнул, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не нарушает исключительное право
28 Мая 2020 Новости

Данное дело, на первый взгляд, не предполагало полемики относительно подлежащих применению норм. Однако именно неправильное использование норм материального права стало основанием для отмены судебных актов трех инстанций, рассмотревших спор по существу.

Кроме того, интерес, на мой взгляд, представляет процессуальное решение, посредством которого дело получило «второй шанс».

Обстоятельства спора заставляют обратить внимание на нюансы защиты патентных прав.

Напомню, что истец, будучи обладателем исключительных прав на полезную модель «врезной в дорожное полотно противотаранный дорожный блокиратор» по патенту № 119754 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г., а также на полезную модель «противотаранный дорожный блокиратор типа “Искусственная дорожная неровность”» по патенту № 119869 с датой приоритета от 24 апреля 2012 г., счел свои права нарушенными ввиду появления на рынке противотаранных дорожных блокираторов, реализуемых иным юридическим лицом – ответчиком.

Ссылаясь на то, что в товарах ответчика воспроизведены запатентованные решения, истец обратился в суд с требованиями о прекращении реализации «контрафактного» товара и взыскании в его пользу компенсации в 4,9 млн руб.

Следует отметить, что набор доказательств по делу также был стандартным. Истец представил суду внесудебное заключение специалиста о том, что в полезных моделях по обоим патентам используется каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы.

Тот факт, что оба патента были отменены Роспатентом, правоприменителя не «смутил».

В отношении патента на полезную модель № 183820, выданного взамен № 119869, суд самостоятельно установил, что он имеет ту же формулу. Дополнительно в нем был указан следующий признак: «блокиратор также содержит средство фиксации блокирующего элемента в боевом положении, при этом блокирующий элемент выполнен в виде подъемной платформы, содержащей силовую раму платформы и зубец, который в поперечном сечении представляет собой острый угол, выполненный и расположенный с возможностью контакта своей вершиной с колесом проезжающего через блокиратор транспортного средства, когда блокиратор приведен в боевое положение, а упомянутое опорное основание выполнено в виде силовой рамы основания».

В результате суд не усмотрел оснований для удовлетворения исковых требований в части аннулированных патентов от 27 августа 2012 г. № 119754 и № 119869, но удовлетворил иск в части нарушения прав истца в отношении патента № 183820.

Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали выводы первой инстанции, не найдя оснований для переоценки обстоятельств и принятия иного решения по делу.

Данный спор примечателен, по моему мнению, тем, что, констатировав существенное смещение в защите интересов одной из сторон, Верховный Суд посчитал возможным сформулировать «квазиоснование» для отмены ошибочных, на его взгляд, судебных актов.

Неоднократно отмечалось, что статистические показатели отмен судебных актов на данном этапе значительно меньше ожиданий кассаторов. Да и оснований для отмены Верховному Суду было представлено гораздо меньше, чем нижестоящим.

Так, согласно ст. 291.11 АПК РФ основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией ВС судебных актов в порядке кассационного производства являются только повлиявшие на исход дела существенные нарушения норм материального и (или) процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов.

В данном случае поводом для отмены процессуальных решений всех нижестоящих судов было указано существенное нарушение норм материального права. То есть высшая инстанция выбирала, по сути, из двух оснований к отмене, предусмотренных в ст. 291.11 АПК РФ.

Но можно ли в данном случае говорить о допущенной в чистом виде ошибке в применении материальной нормы? Ведь, как разъяснено в АПК РФ (ст. 288), под неправильным применением материального права понимается:

  • неприменение закона, подлежащего применению;
  • применение закона, не подлежащего применению;
  • неправильное истолкование закона.

Между тем суды верно определили разрешение спора сквозь призму нормы п. 3 ст. 1358 ГК РФ – полностью воспроизведя в решении диспозицию данной нормы, они пришли к выводу о необходимости сравнения признаков полезной модели со спорным продуктом, реализуемым ответчиком.

В чем же тогда выразилось нарушение?

В действительности суды, хотя и верно выбрали норму, неправильно спроецировали названные в ней условия на фактические обстоятельства и не собрали нужных доказательств. Именно к такому выводу пришел ВС.

Такие нарушения можно квалифицировать скорее как неполное выяснение обстоятельств, недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными, либо несоответствие выводов обстоятельствам дела, не указанным как основание к отмене по ст. 291.11 АПК РФ. Верховный Суд тем не менее посчитал возможным констатировать необходимость данной отмены.

Возможно, Суд тем самым на примере рассмотренного казуса продемонстрировал важность последствий, которые могут наступить для сторон патентного спора из-за несоблюдения дисциплины при исследовании всех значимых обстоятельств.

Поскольку описание защищаемой полезной модели при замене патента было изменено именно в связи с отсутствием «новизны», логично было бы предположить, что соответствующая формула для получения патентной защиты требовала переработки и включения в нее дополнительных признаков. Соответственно, чтобы констатировать незаконное использование обновленного патента, требовалось получить доказательства полного совпадения актуализированного описания запатентованного решения с продукцией ответчика.

В этой части суды полагалась скорее на некое допущение. В частности, обращает на себя внимание вывод апелляционной инстанции, указавшей, что «имеющееся в материалах дела описание полезной модели к патенту № 183820 исследовалось судом первой инстанции, проводилось его текстовое сравнение с описанием полезной модели к патенту № 119869, на основании которого было установлено, что патент № 183820 имеет ту же формулу, что и патент № 178797, плюс дополнительно в нем указан такой признак <…>».

То есть суд не прибегал к использованию специальных познаний. Несмотря на наличие дополнительного признака, в предмет исследования он не был включен.

Оценивая последствия такого отступления от стандарта доказывания, ВС отметил, что суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о том, каким образом внесенные в формулу полезной модели по патенту № 119869 изменения влияют на объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом № 183820, а также содержится ли в продуктах ответчика каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 183820 формулы, что было юридически значимым для установления факта нарушения исключительных прав общества.

Изложенный подход к оценке доказательств, полагаю, продиктован следующим.

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном продукте (решении). Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, исключительное право патентообладателя не нарушает (п. 123 Постановления Пленума ВС от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В результате, как справедливо отметил ВС, не был установлен объем правовой охраны полезной модели.

В целом изложенную в Определении позицию вряд ли можно назвать «переломной» или практикообразующей, но ее однозначно следует признать акцентированием внимания судов на необходимости четко формулировать предмет и пределы доказывания и исчерпывающим образом исследовать входящие в них обстоятельства.

Что касается материально-правовых посылов, содержащихся в Определении, основной из них, на мой взгляд, – указание на значимость категории «объем правовой охраны полезной модели».

Рассмотренный спор свидетельствует не столько о распространенности аналогичных дел, сколько о важности для сторон всех патентных споров учета именно актуального содержания защищаемых решений.

Поскольку патентные споры справедливо признаются спорами повышенной сложности, хочется надеяться, что разъяснения ВС обеспечат должное качество их рассмотрения с соблюдением баланса интересов правообладателей и добросовестных производителей.