23.05.2022 К вопросу о соотношении товарного знака и доменного имени сайта в судебной практике АГ

Материал выпуска № 10 (363) 16-31 мая 2022 года.

По мере развития интернет-технологий, а также благодаря массовому переходу брендов и бизнеса в онлайн споры о доменных именах становятся с каждым годом все более актуальными. И если еще в 2000–2010-х гг. борьба с нарушением прав на товарные знаки в доменных именах и доменные имена в товарных знаках велась только крупными международными компаниями, то сегодня защищаться вынуждены даже средние и малые компании.

С чем приходится бороться

Можно выделить следующие ключевые проблемы неправомерного использования товарного знака в доменном имени.

Киберсквоттинг (англ. «cyber-squatting», от «squatting») – приобретение или регистрация доменных имен с совпадающими названиями (или сходными до степени смешения) известных товарных знаков или компаний с целью их последующей перепродажи (в том числе мошенникам). По аналогии с существующей в сфере интеллектуальной собственности практикой «патентных троллей» такая деятельность фактически является злоупотреблением правом, что препятствует добросовестным участникам в ведении своей деятельности.

Мошенничество – приобретение или регистрация доменных имен, сходных до степени смешения с доменными именами известных компаний для создания сайтов-клонов с целью кражи персональных данных, банковских данных или прямого хищения денежных средств.

Недобросовестная конкуренция – приобретение или регистрация доменных имен, сходных до степени смешения с доменными именами других компаний для использования их деловой репутации, бренда, с целью привлечения клиентов.

У всех этих проблем есть общая черта. Ценность домена для недобросовестного участника делового оборота заключается только в том, что домен узнаваем и сходен до степени смешения с брендом (товарным знаком) другой компании, благодаря чему пользователь (потребитель) может быть введен в заблуждение.

Одним из самых распространенных инструментов защиты нарушенного права на товарный знак в составе доменного имени является его защита в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства.

Судебная практика по доменным спорам активно формируется, и чтобы понять ее логику, необходимо сначала определить соотношение понятий товарного знака и доменного имени.

Товарные знаки

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Отметим, что той же ст. ГК РФ к товарному знаку приравнены и знаки обслуживания, т.е. обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Далее по тексту под термином «товарный знак» будут подразумеватьcя в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

Товарные знаки имеют следующие особенности:

1. Назначение товарного знака прямо указано в ГК РФ – индивидуализация товаров или оказываемых услуг (выполняемых работ). Товарный знак индивидуализирует в глазах потребителя именно товары и услуги, а не само юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) в отличие от фирменного наименования.

2. Правообладателями товарного знака могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, т.е. профессиональные участники делового оборота. Законопроект № 63528–8, позволяющий самозанятым регистрировать товарные знаки, принят Госдумой в первом чтении 20 апреля 2022 г.

3. Товарный знак обязательно должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке. До тех пор, пока товарный знак не зарегистрирован, это не более чем обозначение или коммерческое обозначение, если он получил известность как минимум на территории одного субъекта Российской Федерации.

Доменные имена

Легальное определение этому термину дается в п. 15. ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: «доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети “Интернет” в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети “Интернет”».

Как следует из определения, доменное имя – это строго техническое обозначение, назначением которого является только обеспечение доступа к тому или иному информационному ресурсу в интернете.

Фактически российское законодательство не признает доменные имена самостоятельными охраняемыми объектами интеллектуальных прав и акцентирует свое внимание на их техническом характере и прикладном назначении.

Аналогичный правовой подход содержится в абз. 2 п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно Правилам регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 5 октября 2011 г. № 2011–18/81) администратор – пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре, а пользователь – лицо, заказывающее или использующее услуги, связанные с регистрацией доменных имен.

Поскольку в указанных выше источниках не раскрывается понятие лица, заказывающего или использующего услуги (пользователя), соответственно, администратором доменного имени может быть любое лицо, как физическое, так и юридическое.

О соотношении понятий

Мы подходим к заключению о том, что товарный знак – это охраняемый законом объект интеллектуальной собственности, который является средством индивидуализации товаров и услуг профессиональных участников делового оборота, а доменное имя – это техническое обозначение для обеспечения доступа к сайтам неограниченного круга физических или юридических лиц.

При этом лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров (работ, услуг), принадлежит исключительное право его использования, в частности, путем размещения в интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Доменное имя, в отличие от товарного знака, не является средством индивидуализации товаров или услуг, не является объектом интеллектуальной собственности. Однако посредством его возможно нарушить право на товарный знак, достаточно включить его в обозначение.

Вместе с тем вопрос отнесения доменного имени к объектам гражданских прав является дискуссионным в силу правовой неопределенности статуса доменного имени как такового. Представляется, что доменное имя может быть объектом гражданских прав при наличии гражданско-правовой оборотоспособности, например, в случае использования товарного знака в доменном имени1.

Существует ряд ключевых факторов, влияющих на рассмотрение споров о незаконном использовании товарных знаков в доменных именах, выработанных судебной практикой.

Как устанавливается сходство?

Оценивается сходство товарного знака и доменного имени (по фонетическому и семантическому признакам). Выделяют тождество обозначений (полное совпадение) и сходство до степени смешения.

Данная практика схожа с практикой иных споров в сфере товарных знаков.

Суды при разрешении соответствующих споров должны учитывать п. 42 Правил, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 г. № 482, в котором изложен перечень критериев для определения сходства словесных товарных знаков. Также необходимо соблюдать рекомендации, данные в постановлениях Президиума ВАС России от 18 июля 2006 г. № 2979/06 и № 3691/06, от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.), согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). На это также обращено внимание в определении Верховного Суда РФ от 17 марта 2020 г. № 300-ЭС19–26515. При оценке сходства товарных знаков вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, что было в свое время установлено п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122) и отчасти п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Виды деятельности, категории товаров

Согласно п. 158 Постановления № 10 нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, т.е. при доказывании наличия или отсутствия факта нарушения исключительных прав необходимо сопоставить перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, а также предлагаемые к продаже на сайте товары и услуги.

Так, постановлением от 27 мая 2021 г. № С01–717/2021 по делу № А45–15457/2020 Суд по интеллектуальным правам отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о запрете использования товарного знака на новое рассмотрение в первую инстанцию, поскольку нижестоящие суды запретили ответчику использовать товарный знак в целом, безотносительно к конкретным товарам (услугам), что нарушает нормы материального права и не учитывает положения п. 158, 161 Постановления № 10.

Регистрационный приоритет

В ряде случаев суды исходят из того, что более ранняя регистрация доменного имени по сравнению с товарным знаком имеет значение для решения об отсутствии нарушения исключительных прав на товарный знак.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 22 апреля 2016 г. № 305-ЭС16–2580, в случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц (товаров, работ, услуг), в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, не имеет правового значения момент регистрации доменного имени.

Однако существует и противоположный подход: учитывая правовую природу доменного имени, более ранняя регистрация доменного имени не влияет на признание такой регистрации администратором нарушением права на товарный знак. Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2021 г. № С01–1060/2021 по делу № А40–70060/2020 было особо указано, что доменное имя не является объектом исключительных прав. А дата регистрации доменного имени имеет значение лишь с точки зрения оценки правомерности использования в нем обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком или фирменным наименованием.

Также стоит учитывать Справку по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4), которая ссылается на положения Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN). В указанном документе, в частности, установлен перечень критериев для аннулирования, передачи, регистрации или изменения доменного имени:

  • спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
  • у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;
  • спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Как можно заметить, ситуация в законодательстве с соотношением доменных имен и товарных знаков достаточно противоречива, следствием чего становятся противоречия в судебной практике. В то же время сформировались основные принципы и подходы, применяемые судами при рассмотрении таких категорий дел.


1 См., например: Рожкова М. А. Доменное имя – это объект гражданских прав? / Is a domain name an object of civil rights? [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2021. 1 марта // https://zakon.ru/blog/2022/03/01/