В статье рассмотрены три критерия охраноспособности коммерческих обозначений, применяемые в совокупности: 1) использование правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации; 2) известность в пределах определенной территории; 3) наличие достаточных различительных признаков.
Осуществление предпринимательской деятельности неразрывно связано с введением в гражданский оборот товаров или услуг под определенными средствами индивидуализации.
Средствами индивидуализации являются не только товарные знаки, но и коммерческие обозначения, фирменные наименования.
Более подробно хотелось бы остановиться на таком объекте интеллектуальных прав, как коммерческие обозначения.
Так, п. (2) ст. 1 Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) относит к объектам охраны промышленной собственности патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, при этом упоминания о коммерческих обозначениях в ней нет.
Однако в подп. (viii) ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.), в определение понятия «интеллектуальная собственность» уже включены права на такое средство индивидуализации, как коммерческие обозначения.
Коммерческое обозначение – это средство индивидуализации предприятия, своего рода «право на вывеску», под которой осуществляет деятельность конкретный субъект предпринимательской деятельности, позволяющее индивидуализировать предприятие, выделить его на рынке как выпускающее конкретные товары или оказывающее услуги, выстроить у потребителя устойчивую ассоциативную связь между конкретным предприятием и обозначением, индивидуализирующим его деятельность.
Коммерческие обозначения позволяют индивидуализировать вид деятельности конкретного предприятия, выпускаемые им товары или оказываемые услуги.
В отличие от фирменных наименований и товарных знаков, коммерческие обозначения не подлежат государственной регистрации, однако для предоставления им правовой охраны необходимо соблюдение ряда условий.
Так, ст. 1538 ГК РФ установлено, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Для возникновения охраноспособности коммерческое обозначение должно обладать одновременно всеми тремя признаками:
1) использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, вводиться в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
2) быть известным на определенной территории;
3) обладать различительной способностью.
Отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков влечет невозможность предоставления правовой охраны такому обозначению, а значит, и отказ в защите прав на него.
Первый критерий
Под использованием понимается введение коммерческого обозначения в гражданский оборот в качестве средства индивидуализации предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и в иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».
В судебной практике (решение Арбитражного суда Сахалинской области от 1 февраля 2024 г. по делу № А59– 6461/2023, Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 12 апреля 2024 г. по делу № СИП-962/2023) часто возникают ситуации, когда правообладатель коммерческого обозначения сталкивается с проблемой регистрации третьим лицом тождественного или схожего до степени смешения обозначения в качестве товарного знака.
Указанные действия, как правило, являются либо совпадением, либо актом недобросовестной конкуренции.
При реализации права на средства индивидуализации действует старшинство права.
То есть, если коммерческое обозначение охраноспособно, введено в гражданский оборот, обладает критериями известности на определенной территории, различительной способностью, то правообладатель коммерческого обозначения имеет возможность оспорить регистрацию товарного знака, зарегистрированного позже, путем подачи возражений против предоставления правовой охраны товарного знака. Если же право нарушено регистрацией фирменного наименования, то путем направления претензии и в случае неудовлетворения требований в добровольном порядке обратиться в суд за защитой.
Однако необходимо помнить, что тождественные или схожие до степени смешения средства индивидуализации конкурируют лишь в том случае, когда предприятия осуществляют аналогичные виды деятельности, производят аналогичные товары или оказывают услуги одного класса МКТУ.
Поэтому при обращении правообладателя коммерческого обозначения в Роспатент или антимонопольную службу прежде всего устанавливается заинтересованность заявителя, то есть наличие доказательств, подтверждающих обоснованность обращения и нарушение его потенциальных прав.
Нельзя лишить правовой охраны товарный знак, если у коммерческого обозначения отсутствует хотя бы один из признаков, наделяющих его охраноспособностью.
Из анализа судебной практики СИП (постановление СИП от 28 апреля 2023 г. по делу № СИП-683/2022) по рассмотрению дел, связанных с признанием ненормативного акта недействующим, в случае отказа Роспатента в удовлетворении заявления против предоставления правовой охраны товарного знака суд проверяет обозначение на соответствие требованиям ГК РФ.
Так, суды указывают (постановления № СИП-962/2023, № СИП-631/2014, № СИП-683/2022), что сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Необходимо подтверждение четких ассоциаций с конкретным производителем товара.
Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.
Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.
Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара/исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным изготовителем/исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром/услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.
Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения товаров.
Таким образом, коммерческое обозначение должно ассоциироваться у потребителя с конкретным предприятием, обладать известностью на определенной территории.
Второй критерий
Для возникновения охраноспособности обозначение должно быть известным на определенной территории, под такой известностью понимается возникновение устойчивой ассоциативной связи у потребителей с обозначением и конкретным предприятием. Наличие вывески с обозначением, а также ссылка во внутренних документах предприятия не является доказательством известности на определенной территории.
Указанные положения отражены в ряде судебных актов, в частности, в решениях СИП от 3 мая 2024 г. по делу № СИП-121/2024, от 12 апреля 2024 г. по делу №№ СИП-962/2023.
Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации его предприятия является известным в пределах определенной территории после 1 января 2008 г.1 (независимо от того, когда употребление обозначения началось)2.
Третий критерий
Третий критерий, необходимый для охраноспособности, – наличие различительной способности, уникальности.
Анализируя судебную практику (постановления СИП от 8 мая 2024 г. по делу № А84–141/2022, от 7 мая 2024 г. по делу № СИП-1087/2023, решения СИП от 8 мая 2024 г. по делу № СИП-1392/2023, от 7 мая 2024 г. № СИП-983/2023, от 26 марта 2024 г. по делу № СИП-1048/2024), можно исходить из того, что под различительной способностью обозначения понимается соответствие обозначения требованиям ГК РФ, а также Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила № 482).
Пунктом 34 Правил № 482 установлены критерии, по которым к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
При этом устанавливается, в частности, не являются ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
Таким образом, различительная способность обозначения определяется в соответствии с нормами части четвертой ГК РФ, а также Правил № 482.
Согласно п. 177 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения.
Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и т.д.).
Таким образом, для охраноспособности коммерческого обозначения необходимо соблюдение всех трех условий одновременно: устойчивая ассоциативная связь у потребителя с конкретным предприятием; известность в пределах определенной территории; наличие достаточных различительных признаков.
Наличие всех трех элементов является основой для возникновения правовой охраны коммерческого обозначения, которая в свою очередь позволяет защищать правообладателя не только от актов недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг, но и возражать против предоставления правовой охраны товарным знакам.
1 Дата вступления в силу части четвертой ГК РФ.
2 Постановление СИП от 1 апреля 2024 г. по делу № СИП‑482/2023); Решение СИП от 3 мая 2024 г. по делу № СИП‑121/2024.