25 июля Верховный Суд вынес Определение № 306-ЭС25-461 по делу № А65-31236/2023, в котором разъяснил, когда предоставленные по лицензионному договору сведения не являются секретом производства (ноу-хау).
10 ноября 2022 г. Антон Иванов (лицензиар) и Сергей Лебедев (лицензиат) подписали договор, согласно которому лицензиар обязался предоставить лицензиату за вознаграждение право на использование в предпринимательской деятельности секрета производства, чтобы тот смог извлекать прибыль в сфере развлечений на стриминговых и потоковых сервисах. Лицензия, выданная лицензиату, являлась простой, то есть за лицензиаром сохранялось право выдачи лицензий другим лицам, а также самостоятельного использования.
В целях исполнения условий договора Сергей Лебедев перечислил в адрес лицензиара 1 млн руб. Впоследствии он, считая, что Антон Иванов не исполнил обязательства по договору, а именно не предоставил секрет производства, направил лицензиару претензию с требованием о возврате ему выплаченных денег, которая осталась без удовлетворения. В связи с этим Сергей Лебедев обратился в суд с иском о признании лицензионного договора от 10 ноября 2022 г. незаключенным и взыскании 1 млн руб. неосновательного обогащения.
Арбитражный суд Республики Татарстан отказал в иске, с чем согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Они установили, что сторонами согласован предмет договора, который был исполнен, ответчиком были предоставлены истцу сведения, составляющие секрет производства, что не было опровергнуто истцом.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Сергей Лебедев обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Рассмотрев дело, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отметила, что в силу ст. 309 и ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Со ссылкой на п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора» Экономколлегия разъяснила, что договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида.
ВС подчеркнул, что в соответствии с п. 1 ст. 1465 ГК секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Предметом лицензионного договора о передаче секрета производства является право его использования, а в договоре он должен быть описан достаточным образом, чтобы идентифицировать ноу-хау.
В данном случае договор должен содержать описание секрета осуществления профессиональной деятельности и способов использования ноу-хау. При этом режим охраны сведений устанавливает правообладатель в договоре. С целью сохранения конфиденциальной информации в договоре возможны ссылки на другие документы, с требуемой полнотой описывающие секрет производства, в том числе приложения описания секрета производства на электронном носителе, заметил Суд. Обязательными условиями правовой охраны ноу-хау являются: наличие коммерческой ценности передаваемых сведений, как действительной, так и потенциальной; отсутствие у третьих лиц на законном основании свободного доступа к конфиденциальной информации; принятие обладателем сведений разумных мер для соблюдения их конфиденциальности. Оценку выполнения условий ноу-хау осуществляет правообладатель, однако в случае спора суд должен установить, является ли спорная информация секретом производства, поясняется в определении.
ВС подчеркнул, что, обращаясь в суд с требованием о признании договора незаключенным и возврате ему уплаченного взноса, истец сослался на отсутствие в договоре конфиденциальных, необщеизвестных сведений о способах осуществления профессиональной деятельности, переданная информация находится в открытом доступе и известна третьим лицам. Кроме того, в судебном заседании представители истца пояснили, что Сергей Лебедев не смог понять, о какой конкретно приносящей доход профессиональной деятельности ответчик предполагал при подписании договора предоставить ему организационные сведения, для каких целей лицензиат должен был открыть студию и какую деятельность осуществлять для быстрого получения прибыли.
В данном деле, заметила Экономколлегия, суды признали спорный договор заключенным, поскольку пришли к выводу, что стороны в требуемой законом форме достигли соглашение по всем существенным условиям договора, а непосредственно сам секрет производства был передан ответчиком и принят истцом 14 ноября 2022 г. по акту приема-передачи без замечаний и возражений. Она посчитала необоснованными указанные выводы судов, поскольку они в рассматриваемом споре уклонились от исследования вопроса о том, что конкретно является предметом исследуемого договора, достигнуто ли между его сторонами соглашение по конкретному секрету производства и были ли переданы истцу предусмотренные этим соглашением сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.
Верховный Суд также пояснил, что ссылка в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования. Предъявленное истцом требование по своей сути направлено на констатацию отсутствия между ним и ответчиком правоотношения из спорного договора. Даже если истец допустил в такой ситуации ошибку в правовой квалификации, считая договор незаключенным, она при определенных обстоятельствах может не приводить к отказу в иске. ВС заметил, что равным образом, согласно правовой позиции, изложенной в п. 25 Постановления Пленума ВС РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции», арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.
Принимая во внимание, что разрешение вопроса о наличии или отсутствии секрета производства (ноу-хау) в спорном договоре имеет существенное значение для дела, Судебная коллегия посчитала, что выводы судов в отсутствие указания в мотивировочной части на наличие конкретных признаков, особенностей отнесения переданных сведений к секрету производства в соответствии с подлежащими применению нормами материального права, не основаны на законе.
ВС обратил внимание, что при установлении судами отсутствия в договоре обязательств о передаче секрета производства суду необходимо проанализировать договор на предмет наличия иных договорных отношений (например, оказание консультационных или иных услуг) и применить к установленным обстоятельствам соответствующие нормы права. Кроме того, при рассмотрении дела суд должен дать надлежащую правовую квалификацию спорного договора, указано в определении.
Таким образом, Верховный Суд посчитал, что обжалуемые судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального права, при неполном исследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, а потому отменил их, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Он подчеркнул, что при новом рассмотрении дела суд должен с учетом вынесения вопросов на обсуждение сторон самостоятельно определить характер спорного правоотношения, возникшего между сторонами, а также нормы права, подлежащие применению, и при наличии оснований признать сделку недействительной или ничтожной и решить вопрос о последствиях недействительности сделки.
Комментируя определение ВС, старший юрист Van Lawyers Кирилл Филиппов отметил, что рассматриваемый спор является ярким примером сложности ноу-хау как объекта интеллектуальной собственности и поэтому является безусловно актуальным. «Дело еще раз ставит вопрос: какая информация может охраняться режимом ноу-хау, а какая нет, и что должно быть учтено сторонами? На практике до сих пор остается непонятным: как надо формулировать условия лицензионного соглашения для коммерциализации ноу-хау, чтобы впоследствии соглашение не было признано недействительным или незаключенным и не было возврата лицензионных платежей? С этой позиции дело добавляет деталей, но не создает определенности», – считает эксперт.
Кирилл Филиппов отметил, что ВС, отвечая на данный вопрос, разъяснил, что суды обязаны установить: во-первых, что конкретно является предметом лицензионного соглашения; во-вторых, достигнуто ли соглашение между его сторонами по конкретному ноу-хау; в-третьих, переданы ли предусмотренные соглашением сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. «Это дело демонстрирует, что в судебной практике данные критерии понимаются достаточно строго и суды предъявляют повышенные требования к правообладателям в спорах о секрете производства. Это негативно влияет на возможность защиты и коммерциализации информации в режиме ноу-хау», – считает он.
Эксперт подчеркнул, что с одной стороны, действительно, не каждая информация о способах осуществления профессиональной деятельности является ноу-хау. С другой стороны, это снова усиливает усмотрение суда на определение информации в качестве ноу-хау (часто суды не учитывают специфику профессиональной деятельности). «Последствием вынесения данного определения ВС может быть усиление тенденции на оспоримость лицензионных соглашений. Определение ВС демонстрирует: лицензионные соглашения с ноу-хау являются высокорискованными сделками для правообладателей. Исходя из этого решающую роль для сохранения в силе лицензионного соглашения является: указание на конкретное (индивидуализируемое) ноу-хау; то, что информация не должна быть общеизвестной и должна быть неочевидной (как для непрофессиональных, так и профессиональных участников рынка); наличие взаимосвязи между ноу-хау и приносящей доход сферой профессиональной деятельности (четкое определение коммерческой сферы деятельности, для которой ноу-хау дает преимущества)», – поделился мнением Кирилл Филиппов.
Старший юрист патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры», патентный поверенный РФ Анастасия Залесова обратила внимание, что за данным делом следили и представители бизнеса, и представители правового сообщества. «И не зря – определение Верховного Суда РФ имеет высокую значимость для правоприменительной практики для договорных отношений в целом, и для лицензионных договоров на секрет производства (ноу-хау) и договоров коммерческой концессии, в частности. Данное определение содержит универсальные правовые позиции, применимые к вопросам индивидуализации предмета договора, квалификации обязательств и проверки их на соответствие императивным нормам права», – считает эксперт.
Анастасия Залесова подчеркнула, что в условиях распространенности споров, связанных с передачей информации, не обладающей признаками секрета производства, ВС сформулировал ключевые ориентиры: предмет договора должен быть индивидуализирован и описан в объеме, позволяющем его идентифицировать; сведения должны обладать коммерческой ценностью, отсутствовать в открытом доступе и находиться под режимом конфиденциальности. Кроме того, Суд указал, что при сомнении в правовой квалификации суд обязан самостоятельно определить правовую природу обязательств сторон, что расширяет активную роль суда в защите нарушенных прав.
«Выводы ВС представляются обоснованными и соответствующими целям обеспечения единообразного применения норм ГК РФ о лицензионных договорах и секрете производства. Суд справедливо указал на недопустимость формального подхода к признанию договора заключенным при отсутствии у переданной информации признаков ноу-хау, а также на необходимость проверки наличия обязательных условий и признаков предмета, включая критерии конфиденциальности и коммерческой ценности. Данный подход усиливает правовую определенность, минимизирует риски злоупотреблений и создает предпосылки для более строгой оценки сделок, потенциально противоречащих основам правопорядка», – считает Анастасия Залесова.
Управляющий партнер Magic legal, патентный поверенный РФ Наталья Синицына отметила, что проблема разграничения секрета производства и общедоступной информации в эпоху интернета остается крайне острой. «Практика показывает, что многие лицензионные договоры содержат обширные обязательства по неразглашению, а иногда и спорные условия о “не конкуренции”, при этом четкие границы “секретности” не прописаны, а информация в цифровом виде нередко доступна бесплатно в публичных источниках, в том числе на пиратских сайтах. Это порождает споры о том, можно ли считать предметом договора то, что любой пользователь может найти в сети»,– пояснила она.
По мнению эксперта, ВС обоснованно сосредоточил внимание на фактическом содержании спорного договора и реальной возможности доступа к этим данным. Как полагает эксперт, Суд сделал правильный вывод: если информация о методах работы действительно размещена в открытом доступе, например, на профессиональных форумах, в публикациях или в бесплатном обучающем контенте, то она не отвечает критериям «секретности» и не может претендовать на охрану как ноу-хау по договору. Такой подход соответствует принципу добросовестности и правовой определенности: контрагентам должно быть ясно, что именно они обязуются не разглашать, заключила Наталья Синицына.