В статье рассматриваются проблемы доказывания в суде при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на основании ст. 1486 ГК РФ. Автор останавливается на таких аспектах, как предложение заинтересованного лица, доказывание истцом заинтересованности, коммерческого интереса в последующем использовании товарного знака, введение в гражданский оборот товарного знака или услуг, сходство до степени смешения, однородность товаров и услуг, использование товарного знака в спорный период.

Довольно часто возникает ситуация, когда субъект предпринимательской деятельности, желая зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, сталкивается с тем, что схожее до степени смешения обозначение уже зарегистрировано другим субъектом, но сведений о его использовании нет, а у лица, имеющего намерения использовать такое обозначение, отсутствуют правовые основания для подачи возражений против предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

В таком случае законодателем предусмотрен такой вид защиты, как досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на основании ст. 1486 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет.

Трехлетний период использования товарного знака в отношении соответствующих товаров/услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован, исчисляется непосредственно до дня направления правообладателю предложения заинтересованного лица обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров/услуг или части товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров/услуг или части товаров/ услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение.

Предложение заинтересованного лица составляется в произвольной форме, в нем должны содержаться сведения о заинтересованном лице, обоснование заинтересованности и предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров/услуг или части товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица должно быть направлено по адресу правообладателя, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации, а также рекомендую направлять предложение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее истечения трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Бремя доказывания использования товарного знака в спорный период возлагается на правообладателя, а истец обязан доказать свою заинтересованность и наличие сходства до степени смешения обозначения, которое заинтересованное лицо намерено ввести в гражданский оборот с товарным знаком ответчика.

Бремя доказывания истца – заинтересованность

Для подтверждения собственной заинтересованности истец должен представить совокупность доказательств, свидетельствующих об осуществлении однородной деятельности (подготовки к ее осуществлению) и о намерении использовать для индивидуализации его деятельности сходное со спорным товарным знаком обозначение.

Заинтересованность истца устанавливается на дату направления предложения (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 28 апреля 2022 г. по делу № СИП‑52/2020, от 4 августа 2022 г. по делу № СИП‑931/2021, от 10 августа 2022 г. по делу № СИП‑932/2021, от 11 августа 2022 г. по делу № СИП‑930/2021, от 1 декабря 2022 г. по делу № СИП‑52/2020 и др., решение от 21 августа 2024 г. по делу СИП‑94/2024).

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ необходимо установить совокупность обстоятельств:

• наличие доказательств, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (п. 165 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС № 10)); – осуществление тождественной деятельности, оказание однородных услуг;
• введение в гражданский оборот товаров или услуг или осуществление подготовительных действий к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак;
• сходство до степени смешения или тождественность обозначения заинтересованного лица и товарного знака.

Коммерческий интерес в последующем использовании

Под коммерческим интересом понимаются реальные намерения истца использовать обозначения в предпринимательской деятельности, совершение подготовки к такому использованию.

Доказательством наличия коммерческого интереса могут служить разрешительные документы с использованием обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком (дело № СИП‑1026/2023), подача заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака и получение предварительного отказа Роспатента с противопоставлением товарного знака ответчика, регистрация доменного имени с использованием обозначения и иные действия, направленные на подготовку к введению в гражданский оборот обозначения. Указанные действия должны быть подтверждены документально.

Под коммерческим интересом понимается совокупность действий истца. Один лишь факт подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака не может служить доказательством заинтересованности в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП‑320/2022, п. 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г., далее – Обзор).

Также коммерческий интерес может состоять в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарного знака истца, для исключения возможности введения потребителей в заблуждение при использовании сходных обозначений.

Обязанность доказывания вероятности «размытия» возлагается на истца. Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение путем ассоциации с иным производителем товара/услуги, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром/услугой, маркированным/оказываемой под соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем/ исполнителем (постановления Президиума СИП от 3 июня 2016 г. по делу № СИП‑720/2015, от 3 июля 2017 г. по делу № СИП‑664/2016, от 3 ноября 2017 г. по делу № СИП‑69/2017).

К такому «размытию» в глазах потребителя может привести и совместное сосуществование сходных товарных знаков, поскольку правообладатель каждого из них вправе использовать принадлежащий ему товарный знак самостоятельно, независимо от прав другого лица. В результате потребитель может утратить возможность индивидуализировать конкретный товар/услугу в связи с конкретным правообладателем.

Вместе с тем имеет значение не только сосуществование смешиваемых знаков, которое по самому этому факту может быть прекращено в процедуре подачи возражения (ст. 1512 ГК РФ), но и совместное использование сходных товарных знаков, так как именно оно приводит к утрате возможности потребителем индивидуализировать конкретный товар/услугу в связи с конкретным правообладателем.

В качестве доказательств могут служить опросы, исследования, заключения специалиста.

Осуществление тождественной деятельности, оказание однородных услуг

Осуществление тождественной деятельности, оказание однородных услуг может подтверждаться выпиской из ЕГРЮЛ, документами, подтверждающими оказание однородных услуг, осуществление аналогичной деятельности (дело № СИП‑530/2023).

Введение в гражданский оборот товаров или услуг или осуществление подготовительных действий к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак

Споры о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть инициированы как правообладателями других товарных знаков, интересы которых нарушаются «размытием» спорного знака, так и лицами, осуществляющими подготовительные действия для введения в гражданский оборот обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком.

Так, под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара/услуги в гражданский оборот.

Более подробно относительно понятия использования и введения в гражданский оборот я остановлюсь в разделе бремени доказывания правообладателя. К подготовительным действиям могут быть отнесены такие действия истца, как заключение договора на поставку/производство товара, оказание услуги, получение разрешительных документов для введения в гражданский оборот товаров/услуг, иные действия, подтверждающие реальность намерения введения в гражданский оборот обозначения.

Немаловажно помнить, что в соответствии со ст. 1514 ГК РФ досрочное прекращение правовой охраны означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время. Следовательно, лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до момента прекращения правовой охраны, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Сходство до степени смешения или тождественность

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила № 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В п. 42–44 Правил № 482 изложены критерии определения сходства обозначений.

В силу п. 44 Правил № 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в п. 42 и 43 Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с п. 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

• звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; количество слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
• графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
• смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в п. 42 Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство: сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара/услуги.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга (решение СИП по делу № СИП‑795/2023).

Под обозначениями, сходными до степени смешения, понимаются такие обозначения, когда в результате тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

В качестве доказательства смешения истцом может быть представлено заключение экспертизы, по результатам которой выявлено сходство до степени смешения со спорным товарным знаком и в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано, заключение специалиста, опросы потребителей.

Как разъяснено в п. 37 Обзора, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (определения Верховного Суда РФ от 5 декабря 2017 г. по делам № 300- КГ17–12021, № 300-КГ17–12023, № 300-КГ17–12018).

Основные методологические принципы сравнения обозначений отражены, в частности, в п. 162 Постановления Пленума ВС № 10.

Окончание в следующем номере.