Окончание.
Начало в «АГ» № 20 (421).

В статье рассматриваются проблемы доказывания в суде при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на основании ст. 1486 ГК РФ. Автор останавливается на таких аспектах, как предложение заинтересованного лица, доказывание истцом заинтересованности, коммерческого интереса в последующем использовании товарного знака, введение в гражданский оборот товарного знака или услуг, сходство до степени смешения, однородность товаров и услуг, использование товарного знака в спорный период.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (Решение по делу № СИП‑48/2024).

Однородность товаров и услуг

В п. 165 постановления № 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей ст. 1486 ГК РФ.

Как отмечено в п. 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Аналогичный подход отражен в п. 162 постановления Пленума ВС № 10.

Однородность товаров может подтверждаться выводами Роспатента в случае получения предварительного отказа при подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Определяющим обстоятельством выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Таким образом, для подтверждения заинтересованности истец должен представить совокупность доказательств, свидетельствующих об осуществлении однородной деятельности (подготовке к ее осуществлению), доказать наличие коммерческого интереса, намерение использовать для индивидуализации своей деятельности/товаров сходное со спорным товарным знаком обозначение для однородных товаров и услуг, введение в гражданский оборот товаров/услуг или предоставить доказательства осуществления подготовительных действий к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак, а также доказать сходство обозначения с товарным знаком до степени смешения.

Бремя доказывания правообладателя – использование торгового знака в спорный период

Период времени, в отношении которого правообладатель должен доказать использование спорного товарного знака, составляет три года и исчисляется с даты направления предложения заинтересованным лицом включительно.

Представленные правообладателем доказательства использования должны относиться к периоду доказывания.

Правообладатель должен доказать использование товарного знака для всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

При этом МКТУ как международная классификация может не иметь точного соответствия товарных позиций с точки зрения национального законодательства.

Использование товарного знака в отношении одного из подвидов того товара, который указан в свидетельстве, означает использование в отношении самого указанного в свидетельстве товара.

Под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в рамках ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда данные действия не связаны непосредственно с введением товара/услуги в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, то есть его введение в гражданский оборот, в частности, путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров/услуг в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим.

Под использованием понимается нанесение товарного знака на документации, в том числе на документах, которые передаются покупателю/заказчику, в товарных чеках, на печатях, упаковках товаров, самих товарах, в предложении к продаже: в буклетах, инструкциях, прайс-листах, в сети «Интернет», в доменном имени сайта, на котором представлены товары спорного класса МКТУ и указанные в свидетельстве.

Если все документы, относящиеся к рекламе продукции правообладателя (договор на рекламные услуги, реклама, статьи), направлены именно на расширение потребительского спроса на товары самого правообладателя, маркированные спорным товарным знаком, то такое использование понимается для тех рекламируемых товаров или услуг и не может пониматься как использование товарного знака для услуг 35-го класса МКТУ, поскольку реклама товаров/услуг относится к предложению к продаже, а не является оказанием услуги 35-го класса для третьих лиц.

Соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков принята единая классификация товаров и услуг для регистрации знаков, которая состоит из перечня классов, сопровождаемого в случае необходимости пояснениями, и алфавитного перечня товаров и услуг (далее – «алфавитный перечень») с указанием класса, к которому отнесен каждый товар или услуга.

Для правильной классификации каждого конкретного товара/услуги необходимо воспользоваться непосредственно перечнями товаров/услуг и пояснениями к каждому классу. При невозможности осуществить классификацию товара/ услуги таким путем следует учесть, что отнесение общего термина в перечне товаров и услуг к какому-либо определенному классу товаров и услуг не исключает возможность использования этого термина в словосочетаниях в этом или в других классах. Готовые изделия классифицируются в основном в соответствии с их функцией или назначением, и лишь при отсутствии таковых – необходимо руководствоваться вспомогательными критериями, например, материалом, из которого изготовлено изделие.

В случае необходимости при возникновении спорной ситуации, когда товар/услуга может быть отнесена к нескольким классам одновременно, сторона вправе обратиться к специалисту за получением соответствующего заключения.

Например, в одном из дел, рассматриваемых СИП, суд, анализируя отнесение товара к определенному классу МКТУ, принял во внимание представленное в материалы дела заключение специалиста относительно свойств товара для его дальнейшей классификации.

В современном мире цифровизации наиболее актуальным способом введения в гражданский оборот средства индивидуализации является предложение к продаже в сети «Интернет».

Субъекты предпринимательской деятельности все чаще переходят на онлайн-торговлю, размещая свои товары или услуги на собственных сайтах, сайтах маркетплейсов, в социальных сетях.

При доказывании использования в части предложения к продаже в сети «Интернет» возможно использование такого инструмента, как Архив сайта.

Архив сайта – это ресурс, в котором содержатся архивные страницы большинства сайтов в сети «Интернет» за различный период времени. С помощью данного ресурса возможно открыть страницу сайта в нужный период и провести фиксацию путем создания скриншотов либо подготовить нотариальный протокол осмотра.

Архив сайта – очень интересный инструмент для доказывания, который может быть применим не только в спорах, связанных с интеллектуальной собственностью.

В случае предложения к продаже в социальных сетях также необходимо фиксировать нужные посты с датой публикации путем создания скриншотов.

С учетом разъяснений, изложенных в п. 166 постановления Пленума ВС № 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях Президиума ВАС РФ от 1 марта 2011 г. № 14503/10 и от 17 сентября 2013 г. № 5793/13.

Из указанных норм права и разъяснений суда высшей инстанции следует, что по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель этого товарного знака должен доказать фактическое использование спорного средства индивидуализации при введении товара в гражданский оборот, а не подготовку к подобному использованию.

Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Также под использованием товарного знака понимается введение в гражданский оборот товаров/ услуг третьими лицами под контролем правообладателя. По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ), договор простого товарищества (гл. 55 ГК РФ), договор подряда (гл. 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ), предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), в том числе лицензионный (ст. 1235 ГК РФ).

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя – это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Использование товарного знака обществом под контролем правообладателя свидетельствует о факте передачи правообладателем права пользования товарным знаком такому обществу.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров/услуг и в отношении этих товаров/услуг он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров/услуг, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В п. 38 Обзора содержится разъяснение о том, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Нормой п. 2 ст. 1484 ГК РФ установлено, что основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания или сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг. Символическое использование товарного знака с единственной целью сохранить право на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ.

Таким образом, с одной стороны, законодательство не требует раскрытия правообладателем за исследуемый период всех его хозяйственных операций, касающихся использования спорного обозначения, с другой – символическое использование товарного знака (только с целью сохранения его правовой охраны) не может служить основанием для сохранения исключительного права на него (постановление Президиума СИП по делу № СИП‑1027/2023).

В соответствии с п. 167 постановления Пленума ВС № 10 при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу п. 1 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Признание правообладателя банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является.

Таким образом, дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны, являются интересными с точки зрения доказывания как со стороны заинтересованного лица – истца, так и со стороны правообладателя – ответчика.

В данной категории споров изначально преимуществом, на мой взгляд, обладает именно заинтересованное лицо – истец, поскольку у него имеется возможность заранее подготовить всю совокупность доказательств, необходимых для обращения с соответствующими требованиями, до обращения с предложением к правообладателю, а ответчик вынужден осуществлять сбор доказательств в более сжатые сроки.