Со ссылкой на свой Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, ВС напомнил, что в рамках ст. 10 ГК РФ поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если имеется очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались. При этом он не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Изменение правовой квалификации требования или правового обоснования требования не служит изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование или предмет иска и ссылается на иные фактические обстоятельства. Таким образом, заметил ВС, по смыслу ст. 49 АПК РФ основание иска включает в себя не «правовые», но фактические основания, исходя из которых заявлен иск, а предмет иска представляет собой материально-правовое требование истца, обусловленное не нормой права, а преследуемым истцом материально-правовым интересом или желаемыми правовыми последствиями.

В этом споре, как пояснил ВС, истец с самого начала рассмотрения дела просил признать регистрацию и использование доменного имени besogon.tv незаконными, а также аннулировать регистрацию этого доменного имени. При этом он обосновывал все заявленные им требования, которые он уточнял в ходе рассмотрения дела, наличием в действиях ответчиков злоупотребления правом и актом недобросовестной конкуренции, в том числе при предъявлении иска в Лефортовский районный суд и впоследствии при рассмотрении дела арбитражным судом. При уточнении требований 17 января 2022 г. общество утверждало, что использование ответчиками товарных знаков истца в доменном имени besogon.tv без согласия правообладателя, размещение на сайте с этим доменным именем контента «Бесогона» и рекламы, получение от такого размещения коммерческой выгоды, частая смена владельцев домена и регистраторов во время рассмотрения судебного спора, создание администраторами домена зеркальных сайтов и автоматической переадресации на другие сайты с размещением того же контента истца свидетельствуют о недобросовестном поведении ответчиков и злоупотреблении правом. Соответственно, их действия по регистрации и использовании спорного доменного являются актом недобросовестной конкуренции, способным вызвать смешение с услугами 35 и 41 классов МКТУ, оказываемыми «Бесогоном».

Истец считал, что при таких обстоятельствах регистрация спорного доменного имени является незаконной, нарушающей его исключительные права на товарные знаки. Несмотря на принятые судами обеспечительные меры, ответчики продолжают использовать спорное доменное имя и путем переадресации на другие сайты размещают контент «Бесогона», поэтому истец уточнил требование об аннулировании домена как передачу ему администрирования спорного доменного имени. «Поскольку на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию истец ссылался в качестве обоснования требований изначально, дополнение иска требованием о признании действий ответчика актом недобросовестной конкуренции, а также изменение требования об аннулировании доменного имени на требование безвозмездно передать истцу право его администрирования не влекут изменения основания иска, суды неправильно применили ст. 49 АПК РФ, так как при уточнении иска не произошло одновременного изменения предмета и основания иска», – счел ВС.

Таким образом, суд неправомерно рассмотрел только требования о запрете использования принадлежащих «Бесогону» товарных знаков в доменном имени besogon.tv и не рассмотрел требования о признании регистрации и администрирования доменного имени двумя ответчиками актом недобросовестной конкуренции, а также об обязании Андрея Гутина передать в пользу истца право администрирования, а регистратора – обеспечить исполнение судебного акта о передаче прав администрирования путем замены стороны в договоре о делегировании, не аннулируя доменное имя. Такое нарушение повлекло неприменение судом норм материального права, регулирующих защиту исключительного права на товарный знак, и принятие неправильного решения по существу спора.

ВС вернул дело на новое рассмотрение

Также при рассмотрении иска «Бесогона» к Андрею Гутину нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права по следующим основаниям. Отказывая в иске к этому ответчику о пресечении доменного нарушения, суды исходили из недоказанности факта использования ответчиком товарных знаков истца в виде словесного обозначения besogon.tv, сославшись на скриншот страницы интернет-сайта с доменным именем besogon.tv от 5 мая 2023 г. при наличии технической надписи «невозможно отобразить страницу». Между тем отсутствие доступа к сайту, располагавшемуся под доменным именем besogon.tv, само по себе не служит препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, и основанием для отказа в иске по доменному нарушению.

С учетом уточненных истцом и принятых судом требований о пресечении доменного нарушения в отношении перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ при оказании услуг по предоставлению видеофайлов и электронных публикаций онлайн, незагружаемых, а также рекламных услуг, включая рекламу интерактивную в компьютерной сети, подлежал рассмотрению спор о доменном нарушении, предметом которого является использование доменного имени, а не сайта и его информационно-визуального наполнения. Иск был предъявлен к администратору доменного имени, а не к владельцу сайта, который может не совпадать с администратором доменного имени, и не к провайдеру хостинга, предоставляющему возможность размещения материала или информации, нужной для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак в доменном имени является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, в отношении товаров и услуг, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем администратор доменного имени может быть признан недобросовестным или его действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю товарных знаков и без фактического использования товарных знаков в отношении однородных товаров. «Однако суды не исследовали соответствующие доводы истца и не установили, является ли обозначение, содержащееся в доменном имени, тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками общества, в отношении каких товаров и услуг использовано спорное обозначение, не оценили в должной мере доводы истца о наличии в действиях администраторов злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, а также о наличии угрозы нарушения исключительных прав на товарные знаки в будущем», – заключил ВС.

Таким образом, он отменил решения нижестоящих судов и вернул дело в первую инстанцию, которой, в частности, предстоит разрешить ходатайство истца об уточнении требований, предложить «Бесогону» уточнить, предъявлен ли иск только в части незаконного использования спорного обозначения в доменном имени или также в части размещения обозначения besogon.tv на сайте, исследовать представленные в дело доказательства злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции со стороны ответчиков.

Эксперты «АГ» прокомментировали выводы Суда

Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина полагает, что определение ВС РФ содержит три важных разъяснения для судебной практики. «Во-первых, речь идет об указании на то, что недобросовестная конкуренция может быть осуществлена не только конкурентом. Во-вторых, ВС дал подробные разъяснения о том, что является изменением предмета и основания иска в соответствии со ст. 49 АПК. В-третьих, Суд сделал небольшой шаг в сторону разграничения между действительно абстрактным запретом на будущее и запретом совершения действий на будущее в ситуации реальной угрозы нарушения прав истца; четкого разграничения между этими двумя понятиями очень не хватает судебной практике в области защиты интеллектуальных прав», – пояснила она.

Как полагает эксперт, разъяснения ВС в отношении ст. 49 АПК дают истцам несколько большую свободу в изменении исковых требований, поскольку указано, что в рамках этой статьи под основанием понимаются фактические основания, которые действительно редко изменяются в спорах о защите интеллектуальных прав. «Позиция о том, что отсутствие доступа к сайту, располагавшемуся под доменным именем besogon.tv, само по себе не является препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, и основание для отказа в иске по доменному нарушению может быть маленьким шагом в сторону отграничения действительно абстрактного запрета на будущее от ситуаций, где нарушение уже состоялось и все действия ответчика направлены на то, чтобы продолжить нарушение в будущем после того, как спор будет завершен. Поскольку такой способ защиты, как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, является базовым средством защиты от нарушения интеллектуальных прав в силу их специфики, текущая судебная практика о “недопустимости абстрактного запрета на будущее” содержит ряд недостатков, которые требуют более подробных разъяснений высших судов. Определение ВС вносит некоторый вклад в этом направлении», – заключила Ирина Озолина.

Как отметил адвокат АК «Кожанов и партнеры» Виктор Кожанов, Верховный Суд напомнил, что для обеспечения конституционных гарантий судебной защиты суды при рассмотрении споров не должны быть связаны правовой квалификацией правоотношений, предложенной сторонами, а потому необходимо обращать внимание именно на фактические основания иска, исходя из которых он и был заявлен. «На мой взгляд, интересным представляется вопрос разграничения доменных споров и споров об использовании товарных знаков на сайтах, в которых препятствием для пресечения действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу его нарушения, нередко является отсутствие доступа к наполнению сайта, подтверждающего фактическое использование тождественного или сходного доменного имени с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг. Нарушением исключительных прав может признаваться сам факт регистрации доменного имени с обозначением тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, а удовлетворение иска в доменных спорах не должно быть поставлено в зависимость от доступа к сайту. Судам в таких случаях следует устанавливать в доменных спорах не только обстоятельства того, является ли обозначение, содержащееся в доменном имени, тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками, но и правильно определять цели администрирования домена», – пояснил он.

Более того, заметил Виктор Кожанов, ВС РФ счел нелишним отразить позицию своего предшественника, согласно которой действия по регистрации доменного имени также могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю товарных знаков и без фактического использования товарных знаков в отношении однородных товаров, что позволяет внести еще большую определенность в рассмотрение доменных споров.

Юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева отметила, что на практике доменные споры бывают разнообразными, большая часть из них связаны с защитой исключительного права на товарный знак. Она заметила, что в этом деле показательными являются обстоятельства, на основании которых истец основывал свое требование, а именно наличие в действиях ответчиков злоупотребления правом и актов недобросовестной конкуренции. «Такое обоснование иска является необычным для этой категории дел, но своим определением ВС подтвердил, что условием для удовлетворения иска является констатация акта недобросовестной конкуренции или установление злоупотребления правом как в случае, когда заявлено самостоятельное требование, так и в случае, когда истец приводит об этом доводы в обоснование иска. Поскольку такой подход не был востребован в практике, то, возможно, в будущем ситуация изменится», – заметила эксперт.

Кроме того, добавила она, ВС еще раз напомнил, что, во-первых, отсутствие доступа к сайту само по себе не является препятствием для пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и основанием для отказа в иске по доменному нарушению. «Во-вторых, как верно отмечено Судом, администратор доменного имени может быть признан недобросовестным или его действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции по отношению к правообладателю товарных знаков и без фактического использования товарных знаков в отношении однородных товаров. Это представляет собой некое изъятие из общего правила, но абсолютно оправданно с точки зрения существа домена», – полагает Кристина Тимофеева.