В статье отмечено, что для применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ необходимо предоставить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности. При этом использование фирменного наименования имеет значение не само по себе, а применительно к деятельности по производству определенных товаров. В деле № СИП-597/2023 предметом рассмотрения была именно возможность правообладателя ссылаться на осуществление третьими лицами по соглашению с ним деятельности с использованием входящего в фирменное наименование обозначения.
Норма п. 8 ст. 1483 ГК РФ не допускает регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или его отдельными элементами, если право на такое фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. При этом для применения указанной нормы необходимо предоставить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности, например, доказательства использования фирменного наименования путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»1.
Как правило, на практике доказывание реального использования фирменного наименования для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ не вызывает проблем: правообладатель может ссылаться, в частности, на осуществление поставок продукции, подтверждаемое договорами, передаточными документами, платежными поручениями (Решение СИП от 25 мая 2021 г. по делу № СИП-1005/2020); заключение договора аренды помещения для осуществления деятельности по оказанию услуг (Решение СИП от 8 июня 2020 г. по делу № СИП-938/2019); совпадение фирменного наименования и доменного имени сайта интернет-магазина, реализующего продукцию (Решение СИП от 17 марта 2017 г. по делу № СИП-776/2016) и т. д.
Подтверждение факта осуществления деятельности с использованием фирменного наименования самим правообладателем, бесспорно, позволяет применить п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Однако не столь однозначной выглядит возможность правообладателя ссылаться на осуществление третьими лицами по соглашению с ним деятельности с использованием входящего в фирменное наименование обозначения. Именно вопрос о возможности применения такого способа доказывания использования фирменного наименования был предметом рассмотрения судов в деле № СИП-597/2023.
В СИП обратилось ООО «Павловский автобусный завод» (сокращенное наименование ООО «ПАЗ»), не согласное с решением Роспатента, отказавшегося аннулировать охрану товарного знака «PAZ», зарегистрированного в отношении товаров 28-го класса МКТУ «модели транспортных средств масштабные». Общество ссылалось на возможность применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ, указав, что более 10 лет лицензирует производство масштабных моделей автобусов марки «ПАЗ», заключая с производителями договоры на использование изображений автобусов. В соответствии с договорами на упаковки масштабных моделей, производимых контрагентами общества, наносится обозначение «по лицензии ООО “ПАЗ”».
По мнению общества, само указание на упаковках производимых третьим лицом масштабных моделей обозначения «по лицензии ООО “ПАЗ”» подтверждает использование фирменного наименования для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ. Однако Роспатент придерживался противоположного мнения.
С Роспатентом согласился и СИП. По его мнению, поскольку право на фирменное наименование неотчуждаемо, производство и реализация масштабных моделей иными лицами не является использованием фирменного наименования. Предоставленные доказательства (отчеты о продажах, акты приема-передачи, фотографии упаковок и т.д.) подтверждают лишь исполнение обязательств по договорам с изготовителями масштабных моделей, но не использование фирменного наименования.
Отметим, что иные представленные доказательства (в том числе сведения о производстве и продажах автобусов) суд для подтверждения использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака счел недостаточными. Также не были прокомментированы ссылки заявителя на практику Президиума СИП2, которая вряд ли могла подтвердить довод заявителя: в рамках приведенных дел сам правообладатель фирменного наименования осуществлял реализацию однородных товаров, пусть даже эти товары и производились иными лицами.
Президиум СИП Постановлением от 11 апреля 2023 г. решение первой инстанции отменил. Суд указал, что общество не настаивало на факте распоряжения правом на фирменное наименование путем передачи его другому лицу для производства масштабных моделей, а лишь ссылалось на то, что предоставление права использования изображения автобуса по лицензионному договору может быть учтено при применении норм п. 8 ст. 1483 ГК РФ. При этом суд отметил, что для целей применения указанных положений ГК может учитываться деятельность, ассоциирующаяся с лицом, имеющим конкретное фирменное наименование. Поскольку на выпускаемых масштабных моделях использовались указания «по лицензии ООО “ПАЗ”», потребитель был осведомлен о причастности общества к производству продукции.
Президиум СИП также обратил внимание на то, что лицензиаты действовали под контролем правообладателя. Разумеется, вывод о подконтрольности использования фирменного наименования не делался, в данном случае суд лишь подчеркнул сущность отношений между лицензиаром и лицензиатом по производству продукции с использованием принадлежащего лицензиату объекта (дизайна внешнего вида автобуса) и с указанием обозначений, информирующих о лицензиаре.
Таким образом, Президиум СИП посчитал использование третьим лицом обозначения, входящего в фирменное наименование, допустимым подтверждением использования фирменного наименования для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
ВС РФ Определением СКЭС от 17 октября 2024 г. № 300-ЭС24-12173 отменил постановление Президиума СИП и оставил в силе решение СИП первой инстанции. Суд указал на недопустимость смешения между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования для разрешения вопроса о возможности учитывать деятельность, осуществляемую не самим правообладателем, а иными лицами, с ним связанными. Вновь подчеркнув неотчуждаемость фирменного наименования, ВС РФ отметил: «…действующее законодательство не предусматривает правовых оснований, санкционирующих квалификацию действий третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (отдельных его элементов) правообладателя, в качестве способа использования соответствующего средства индивидуализации по правилам пункта 1 статьи 1474 Гражданского кодекса». При этом содержащиеся на упаковке указания на то, что масштабные модели произведены по лицензии ООО «ПАЗ», по мнению суда, представляли собой лишь информирование о том, что производство осуществлялось под контролем правообладателя.
Дополнительно ВС РФ указал, что в отличие от товарного знака, для которого закон предусматривает возможность использования третьими лицами, случаи использования фирменного наименования самим правообладателем и лицензиатом не разделены, что означает возможность осуществления права на фирменное наименование исключительно правообладателем.
Подход, предложенный ВС РФ, на первый взгляд, формально верен: законом установлен прямой запрет на распоряжение правом на фирменное наименование, в том числе путем передачи права использования фирменного наименования иному лицу (п. 2 ст. 1474 ГК РФ); кроме того, п. 1 ст. 1474 действительно напрямую не предусматривает такой способ использования фирменного наименования. Однако при более детальном изучении обнаруживаются противоречия.
Как справедливо определил ВС РФ, фирменное наименование действительно индивидуализирует юридическое лицо, а не производимые им товары и услуги; для целей индивидуализации последних существует товарный знак. Вместе с тем сам ВС РФ отметил (вероятнее всего, с опорой на сформировавшуюся практику СИП и информационное сообщение Роспатента3), что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования (сокращенного фирменного наименования), входит такое обстоятельство, как «использование фирменного наименования до даты приоритета товарного знака в отношении товаров, однородных указанным в свидетельстве на товарный знак, или при осуществлении однородных видов деятельности». Как следует из этого положения, использование фирменного наименования имеет значение не само по себе, а применительно к деятельности по производству определенных товаров. Указанная взаимосвязь не вступает в противоречие с базовой идеей сущности фирменного наименования, индивидуализирующего конкретное юридическое лицо, поскольку установление такой связи имеет значение для строго определенной цели: доказывания использования фирменного наименования, противопоставленного товарному знаку.
С учетом этого вряд ли можно признать применимым довод ВС РФ о недопустимости смешения между индивидуализирующими функциями товарного знака и фирменного наименования: он сделан на основании нормы, не противоречащей предложенному СИП подходу, имеющему несколько иную направленность.
Президиум СИП определил, что для целей применения положений п. 8 ст. 1483 ГК РФ учитывается такая деятельность, которая у третьих лиц (потребителей, контрагентов) ассоциируется с юридическим лицом, имеющим конкретное фирменное наименование. Несомненно, для третьих лиц безразлично, кем конкретно осуществляется производство товара, который вызывает ассоциацию с определенным лицом, важна лишь сама ассоциация. При этом никакого смешения с товарными знаками и противоречия с правовым режимом фирменного наименования в данном случае быть не может.
Отметим вновь, что связь товара и фирменного наименования учитывается для целей доказывания независимо от индивидуализирующих свойств последнего. Следовательно, также безотносительно к особенностям режима фирменного наименования как неотчуждаемого объекта может учитываться и производство товара иными лицами, если такой товар способен вызвать ассоциацию с правообладателем. ВС РФ ограничился указанием на то, что размещение на упаковках моделей сведений о производстве по лицензии лишь информирует о производстве товара под контролем правообладателя, не высказавшись о явной ассоциативной связи с правообладателем и о значении такой связи для целей доказывания.
Кроме того, вряд ли можно согласиться с доводом ВС РФ о том, что п. 1 ст. 1474 ГК РФ не предусматривает такого способа использования фирменного наименования, поскольку перечень способов использования, предусмотренных данным пунктом, является открытым.
В указанном контексте представляется, что позиция, изложенная Президиумом СИП, в полной мере соответствует логике законодательного регулирования, в то время как подход ВС РФ основан на формальной оценке действующих норм. Как бы то ни было, дальнейшее влияние на практику окажет вывод, сформулированный ВС РФ, что необходимо будет учитывать всем, кто стремится доказать использование фирменного наименования для целей применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ.
1 См. подп. 4 п. 5 Информационного сообщения Роспатента «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации».
2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. по делу № СИП- 347/2017 и от 20 сентября 2021 г. по делу № СИП-937/2020.
3 См., например: постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу № СИП-148/2019, от 11 сентября 2020 г. по делу № СИП-938/2019, от 2 сентября 2021 г. по делу № СИП-298/2020 и др.