Верховный Суд опубликовал Определение от 24 апреля № 307-ЭС24-21900 по делу № А42-5880/2023, в котором разъяснил, что следует учитывать судам при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Британская компания Rigel Premium Accessories LLP является правообладателем товарных знаков RIGIL и Rigel Premium Accessories. 27 сентября 2016 г. данная компания заключила с ООО «Ригель Дистрибьюшн» договор доверительного управления, по условиям которого доверительный управляющий принял в управление исключительные права на указанные товарные знаки.
Впоследствии доверительному управляющему стало известно о продаже Юлией Циулиной на маркетплейсе «Яндекс Маркет» товаров под обозначением RIGIL. Направленная женщине претензия осталась без удовлетворения. Эти обстоятельства послужили основанием для обращения общества «Ригель Дистрибьюшн» в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ в размере 9 млн руб., о запрете осуществлять продажу товаров, маркированных обозначением RIGIL, а также о взыскании судебных расходов и неустойки в размере 5 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта.
Первая инстанция частично удовлетворила исковые требования, взыскав с Юлии Циулиной 1,3 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки, 6,9 тыс. руб. судебных расходов, 5 тыс. руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения судебного акта. Также ей было запрещено осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных обозначением RIGIL. Суд исходил из принадлежности истцу права на обращение в суд с иском, доказанности двух фактов нарушения ответчиком исключительных прав на спорные товарные знаки. При определении размера компенсации суд пришел к выводу: расчет компенсации, произведенный истцом, не подтверждает, что каждая включенная в него единица реализованного ответчиком товара содержала маркировку, сходную с товарным знаком RIGIL, т.е. являлась контрафактной.
Общество «Ригель Дистрибьюшн» обратилось в апелляционный суд ввиду несогласия с определенным размером компенсации. Апелляционный суд, повторно оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе полученные от ООО «Яндекс» и маркетплейса данные о количестве проданного товара и его стоимости для третьих лиц (3139 единиц по цене 329 руб. и 1849 единиц по цене 2199 руб., всего на сумму 4,5 млн руб.), пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил размер компенсации, изменил решение и удовлетворил иск в полном объеме. Суд по интеллектуальным правам оставил постановление апелляции без изменения.
Далее Юлия Циулина обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС согласилась с выводами судов трех инстанций о доказанности обществом факта нарушения Юлией Циулиной исключительных прав иностранной компании на спорные товарные знаки, о наличии оснований для запрета осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных спорным обозначением, а также взыскания компенсации и судебной неустойки. Вместе с тем она посчитала, что суды трех инстанций допустили ошибки при определении размера подлежащей взысканию компенсации.
Верховный Суд отметил, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Истец за нарушение, допущенное ответчиком, просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров.
Со ссылкой на п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Экономколлегия разъяснила, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество товаров и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. При определении размера компенсации по выбранному истцом способу расчета существенным является определение количества реально существующего товара, на котором незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение, и его стоимости.
Как отмечено в определении, количество товара и его стоимость были определены истцом на основании данных от общества «Яндекс» и маркетплейса «Яндекс Маркет», в том числе отзывов потребителей, оставленных на сайте. Между тем сам истец при рассмотрении спора признавал, что сведения от «Яндекса» представлены в некорректном виде, поскольку данные о продажах товара не соотносились с количеством отзывов, поэтому ответчику необходимо предоставить информацию о том, сколько товаров и под каким обозначением им было фактически реализовано, и только на основе именно этих данных с достаточной степенью достоверности можно определить действительное количество реализованного товара, а также его стоимость.
ВС подчеркнул, что действующее законодательство не содержит указаний о том, какими доказательствами должны подтверждаться количество предлагаемого к продаже или реализованного контрафактного товара и его стоимость. При этом суд в порядке ст. 65, 71 АПК должен оценить, соотносятся ли доказательства истца с предметом спора – относятся ли они к конкретному нарушению и способу его защиты.
Экономколлегия обратила внимание, что ответчик вправе опровергать расчет истца, в том числе основанный, по его мнению, на ориентировочных данных сервиса, раскрывая имеющиеся у него данные и представляя соответствующие доказательства. ВС учел, что в опровержение рассчитанного истцом размера компенсации ответчик указывал на то, что из ответа общества «Яндекс» на запрос арбитражного суда прямо следует, что Юлией Циулиной под одними и теми же идентификаторами осуществлялась продажа товаров, маркированных не только спорным обозначением RIGIL, но и иными обозначениями – SIGIL, RELLY, GOODDY – и не признанных контрафактными.
В определении подчеркивается, что истец самостоятельно выбрал способ расчета компенсации за нарушенное исключительное право именно в размере двукратной стоимости реализованных контрафактных товаров, в связи с чем на нем в первую очередь лежала обязанность доказать количество фактически реализованных ответчиком контрафактных товаров и их стоимость. Суды же, определяя стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара, не дали надлежащей оценки представленным документам, не определили товар, маркированный сходным с защищаемым товарным знаком обозначением, и товар, маркированный обозначениями, права на которые у истца отсутствуют, несмотря на наличие таких сведений в материалах дела. Следовательно, удовлетворение судами иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы противоречит положениям ст. 1250, 1252, 1515 ГК, разъяснениям, приведенным в Постановлении Пленума ВС № 10.
Кроме того, Экономколлегия отметила, что Указом Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» установлен временный порядок исполнения резидентами РФ денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Согласно данному указу вознаграждение и платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том числе неустойки, должны перечисляться на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя. В случае если правообладатель не дал письменное согласие на внесение платежа на такой счет, должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия. Положения данного указа распространяются на все правоотношения, предусматривающие исполнение денежных обязательств, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в п. 1 указа (за исключением случаев, в которых применимы исключения), вне зависимости от сроков возникновения обязательств и сроков необходимости выплаты, вне зависимости от природы обязательства или вида договора.
Верховный Суд уточнил, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. «Исковые требования по настоящему делу связаны с защитой исключительных прав иностранного правообладателя на указанные товарные знаки и исполнением доверительным управляющим – обществом “Ригель Дистрибьюшн” взятого на себя по договору обязательства по перечислению денежных средств, полученных за управление этими исключительными правами, учредителю управления, связанного с государством, которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия, в связи с чем исполнение данного обязательства должно осуществляться в соответствии с установленным законом порядком», – указано в определении.
Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что суды неполно исследовали обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения спора, а потому отменил состоявшиеся по делу судебные акты с направлением дела в части взыскания компенсации на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя определение ВС, старший юрист BIRCH LEGAL Анна Лапшина отметила, что Суд в очередной раз обратил внимание на недопустимость произвольного определения размера компенсации за незаконное использование товарного знака и на тот факт, что бремя доказывания размера компенсации, взыскиваемой в двукратной стоимости реализованных контрафактных товаров, лежит в первую очередь на истце. При выборе такого способа расчета компенсации истец должен доказать количество фактически реализованных ответчиком контрафактных товаров и их стоимость.
Как заметила эксперт, при рассмотрении настоящего дела ВС обратил внимание на допущенные ошибки расчета размера компенсации, которые были обусловлены неполным исследованием обстоятельств дела: в частности, суды нижестоящих инстанций при оценке общего количества проданного ответчиком товара не определили, какую долю в нем составил товар, маркированный сходным с защищаемым товарным знаком обозначением, и товар, маркированный обозначениями, права на которые у истца отсутствуют. «Таким образом, ВС не только продемонстрировал глубокое исследование фактических обстоятельств дела, но подтвердил общую тенденцию судебной практики, направленную на недопущение взыскания необоснованной суммы компенсации, поскольку это противоречит самой правовой природе компенсации как меры ответственности, которая носит именно компенсаторный, а не штрафной характер», – подчеркнула она.
Юрист указала, что ВС отдельно обратил внимание на установленные Указом № 322 и действующие в настоящее время ограничения на перечисление иностранным правообладателям денежных средств за использование товарных знаков. Учитывая, что в данном деле истцом выступал не сам правообладатель, а его доверительный управляющий, ВС отдельно подчеркнул: передача имущества в доверительное управление не влечет переход права собственности на него к доверительному управляющему. «Между тем суды нижестоящих инстанций не дали никакой оценки данному обстоятельству, что, по мнению ВС РФ, является существенным нарушением норм материального и процессуального права. Таким образом, при новом рассмотрении дела следует ожидать, что помимо определения размера компенсации суд должен также определить порядок ее выплаты с учетом происхождения правообладателя из недружественного государства», – пояснила Анна Лапшина.
Патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина считает: несмотря на то, что определением отменены судебные акты в связи с неправильным применением норм материального права, само по себе оно поднимает, но не разрешает ряд важных процессуальных вопросов о распределении бремени доказывания.
По мнению эксперта, с точки зрения материально-правовых норм все верно: действительно, согласно ст. 1515 ГК контрафактными считаются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. «Товар сам по себе не является контрафактным, если на нем товарный знак не используется, а используется, например, только на документации, связанной с введением этого товара в оборот (например, в сертификате соответствия) или только в рекламе. Компенсация по той форме расчета, которую выбрал правообладатель в этом деле, рассчитывается исходя из двукратного размера стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Если товарный знак размещен в карточке товара на маркетплейсе, например, а на самом товаре не используется, нельзя взыскать компенсацию в двойном размере стоимости всего товара, проданного с использованием этой карточки», – разъяснила Ирина Озолина.
Она обратила внимание, что суды апелляционной и кассационной инстанций по-иному распределили бремя доказывания: они указали, что истец доказал, что под этой карточкой товара (идентификатором) было продано определенное количество единиц товара и некоторые из этих единиц содержали спорный товарный знак, следовательно, нет оснований сомневаться в том, что все товары под этим идентификатором содержали спорный товарный знак. «Ответчик контррасчет не представил и не указал, сколько именно было продано им товаров под спорным товарным знаком, следовательно, свое бремя доказывания не исполнил. Уже не раз суды именно так подходят к расчету компенсации: истец представил расчет, а ответчик пусть доказывает, что было на самом деле. С таким подходом согласиться сложно, и при представлении возражений на расчет истца ответчику должно быть достаточно доказать, что не все товары содержат спорный товарный знак, – тем самым ответчик уже опроверг доводы истца. Истец, видя, что он не может доказать точное количество проданного товара с использованием товарного знака, мог и в первой, и в апелляционной инстанциях изменить способ расчета компенсации», –пояснила эксперт.
Ирина Озолина добавила, что какое-то время назад, когда ни у кого никакие доказательства истребовать было практически невозможно, когда доказательства не представляли ни таможенные органы, ни марктеплейсы, ни налоговая – действительно, возможности истца по доказыванию были сильно ограничены и «игры» ответчика с идентификаторами, сокрытие реальных объемов товара – все это приводило к дисбалансу прав: ответчик мог много лет зарабатывать на чужом товарном знаке, а затем «отделаться» пятитысячной компенсацией, уже «раскрутив» свою карточку товара, магазин или иной ресурс. «На сегодняшний день возможности доказывания объемов проданного товара для истца сильно улучшились: есть и данные ресурса продажи.рф, и сервисы mpstats, и иные открытые источники, и данные государственных органов – в такой ситуации вполне можно вернуть распределение бремени доказывания в сторону истца, возложив на него большие обязанности и дав возможность ответчику не представлять доказательства против себя, а доказывать необоснованность доводов истца иными способами. Похоже, что именно этот посыл и был донесен до судов данным определением», – прокомментировала она.
Касательно разъяснений Суда о недружественной юрисдикции правообладателя Ирина Озолина полагает, что, скорее всего, речь идет об указании на складывающуюся в последнее время судебную практику, по которой суды не допускают обход требования перечислять компенсацию за нарушение интеллектуальных прав на специальные счета типа «О» путем заключения договоров уступки права требования и иных сделок.