14 августа Верховный Суд вынес Определение № 300-ЭС25-3450 по делу № СИП-514/2024, в котором разъяснил, что при определении тождественности товарных знаков суды должны учитывать не только формальные признаки, но и фактические аспекты, касающиеся восприятия этих обозначений потребителями.
18 июня 2021 г. на имя ООО «ВП Холдингс» зарегистрирован товарный знак № 838171 в отношении товаров и услуг. ООО «ВПЛАБ» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, указывая, что его регистрация не соответствует требованиям подп. 1 и 2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Заявитель пояснил, что спорный товарный знак, по его мнению, тождественен товарному знаку № 704038, зарегистрированному в отношении идентичного перечня товаров и услуг, что характеризует данную ситуацию как нарушающую основы правопорядка и приводит к противоречию оспариваемой регистрации общественным интересам.
Роспатент решением от 27 апреля 2024 г. отказал в удовлетворении возражения, признав недоказанным довод общества о том, что товарный знак № 838171 способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг оспариваемой регистрации. Ведомство указало, что согласно сравнительному анализу товарные знаки относятся к разным видам обозначений – комбинированному и словесному, хотя и характеризуются высокой степенью сходства, поэтому не могут быть признаны тождественными; оснований для вывода о том, что названные товарные знаки иллюстрируют «двойную регистрацию» одного и того же обозначения, не имеется.
Тогда общество «ВПЛАБ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента недействительным. Суд первой инстанции, решение которого устояло в кассации, пришел к выводу о законности выводов Роспатента и отказал в удовлетворении заявления.
Не согласившись с принятыми решениями, общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд, в которой, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просило отменить обжалуемые акты и удовлетворить заявление. Изучив жалобу, ВС отметил, что законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же объем правовой охраны, на тождественный товарный знак множества исключительных прав, поскольку это противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него (Определение ВС от 11 ноября 2020 г. № 300-ЭС20-12511).
Суд указал, что в рассматриваемом случае исключительные права на товарные знаки № 838171 и № 704038 принадлежат одному и тому же правообладателю – компании «ВП Холдингс». Товарный знак № 838171 является младшим по отношению к № 704038. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении идентичного перечня товаров и услуг.
ВС подчеркнул, что в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК не допускается госрегистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. При этом Суд уточнил, что перечень случаев, когда регистрация товарного знака может противоречить общественным интересам, не является исчерпывающим (п. 31 Обзора судебной практики № 1 (2021), утвержденного Президиумом ВС 7 апреля 2021 г.). К числу случаев, когда регистрация конкретного товарного знака противоречит общественным интересам, судебная практика относит также случаи неоднократного предоставления правовой охраны юридически одному и тому же обозначению в отношении одних и тех же товаров (услуг).
Как пояснил Верховный Суд, госрегистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, а следовательно – общественным интересам.
В определении указано: суд первой инстанции, поддерживая вывод Роспатента о том, что товарные знаки не могут быть признаны тождественными, также исходил из того, что товарные знаки относятся к разным видам обозначений – комбинированному и словесному, различаются видом шрифта. Однако, пояснил Суд, сравнительный анализ спорных товарных знаков позволяет констатировать, что они включают единый фантазийный словесный элемент «vplab».
ВС также обратил внимание, что согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482, обозначение считается тождественным другому обозначению (товарному знаку), если совпадает с ним во всех элементах.
С точки зрения отличительной функции товарных знаков тождество обозначений основывается на суждении о них как об одном и том же обозначении. Вместе с тем Экономколлегия подчеркнула, что юридически тождественными считаются не только фактически тождественные товарные знаки, но и товарные знаки, имеющие отличия, влияние которых на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало, – например, имеющие незначительные отличия шрифта обозначения (размер, место размещения и т.д.).
ВС отметил: в Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 апреля 2012 г. № 16577/2011 указано, что размер шрифта обозначения и место его размещения не имеют правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений. В Определении ВС от 15 декабря 2020 г. № 300-ЭС20-12050 изложена правовая позиция о том, что в словесных товарных знаках незначительные отличия (по пространственному расположению словесных элементов, шрифтовому исполнению) не влияют на тождество противопоставляемых обозначений, если влияние таких графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем крайне мало.
Как указано в определении, в данном деле суд первой инстанции указал, что в оспариваемом товарном знаке именно начальная буква, с которой начинается восприятие потребителями товарного знака, имеет графическое исполнение (одинарную горизонтальную насечку белого цвета, за счет чего в верхней части образуется отдельный графический элемент в форме ромбовидного листа), которое явно акцентирует на себе внимание потребителей и является существенным.
ВС пояснил, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Младший товарный знак фактически представляет собой словесное обозначение «vplab» (как и было заявлено на регистрацию), при написании которого использовано графическое исполнение первой буквы «v», которая в незначительной части содержит графический элемент. То есть товарные знаки различаются исключительно написанием буквы «v», подчеркнул Суд.
Однако, заметила Судебная коллегия, первая инстанция не исследовала вопрос о том, каким образом в сознании потребителей могут восприниматься буква «v» и словесный элемент в целом в этих товарных знаках, воспринимаются ли сравниваемые обозначения по критерию общего впечатления как принципиально различные. Вопрос, касающийся значительности (незначительности) графических отличий, влияющих на восприятие сравниваемых обозначений именно с точки зрения рядового потребителя, суд не анализировал. «Ограничившись формальным указанием на разные виды обозначений, суд не дал надлежащей оценки доводам общества о том, что сравниваемые товарные знаки обозначают одно и то же слово в виде букв латинского алфавита, и именно так они могут восприниматься обычными потребителями. Данные обстоятельства являлись существенными для правильного рассмотрения дела, без установления которых выводы судов не могут являться обоснованными исходя из основания оспаривания регистрации товарного знака», – изложено в определении.
ВС подтвердил, что по общему правилу словесные и комбинированные обозначения, относящиеся к разным видам, не могут считаться тождественными, поскольку они, как правило, имеют в том числе существенные визуальные отличия. Однако он разъяснил: данное обстоятельство не всегда должно являться решающим фактором при определении их тождественности и распространяться на ситуации, когда влияние графических отличий на восприятие обозначения российским потребителем незначительно, несмотря на то что такие обозначения формально относятся к различным видам. Потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее, запоминая отличительные элементы.
Судебная коллегия акцентировала внимание на том, что суды должны учитывать не только формальные признаки (видовые отличия – в частности, комбинированные и словесные товарные знаки), но и фактические аспекты, касающиеся восприятия этих обозначений рядовыми потребителями, которые не осведомлены о виде обозначения и обращают внимание лишь на его внешние факторы. Иной подход может привести к злоупотреблению правами со стороны заявителей на регистрацию товарных знаков, которые в подобных ситуациях смогут формально регистрировать товарные знаки как комбинированные, внося незначительные изменения в визуальные элементы – например, используя графический элемент, по сути, представляющий одну из букв словесного элемента старшего товарного знака.
Таким образом, резюмировал Верховный Суд, при рассмотрении данного спора суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, в связи с чем отменил обжалуемые судебные акты, направив дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя «АГ» выводы, изложенные в определении, юрист практики интеллектуальной собственности Capital Legal Services, патентный поверенный РФ Виктор Калужский отметил, что оно затрагивает проблему регистрации юридически тождественных товарных знаков (т.е. знаков, незначительно отличающихся друг от друга). Товарные знаки регистрируются для индивидуализации товаров и услуг, и на каждое средство индивидуализации у правообладателя должно быть только одно исключительное право. В связи с этим законодательство и судебная практика расценивают попытку регистрации нескольких юридически тождественных товарных знаков как нарушение общественных интересов (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК), указал эксперт.
«С увеличением количества товарных знаков проблема становится более актуальной, особенно для компаний, которые хотят провести ребрендинг: не всегда очевидна грань, когда новая заявка (например, то же самое слово, но написанное другим шрифтом) сможет стать товарным знаком, а когда – получит отказ из-за юридического тождества с предыдущими товарными знаками правообладателя. Эта проблема актуальна и в контексте нормы, позволяющей досрочно прекратить товарный знак при его неиспользовании в течение трех лет с даты регистрации. Некоторые правообладатели пытаются обойти данный запрет, подавая похожие заявки, которые также иногда признаются юридически тождественными», – пояснил Виктор Калужский.
Эксперт согласен с позицией ВС: в данном случае вывод о том, что два товарных знака не являются юридически тождественными, сделан необоснованно, исходя из оценки обозначений Роспатентом. В то же время, по мнению Виктора Калужского, ВС верно отметил, что судам следовало самостоятельно провести сравнительный анализ указанных обозначений с точки зрения не Роспатента, а рядового потребителя, который может не обратить внимание на незначительные отличия обозначений. Эксперт считает, что в данном случае Верховный Суд сделал верный вывод, поскольку подчеркнул сущность товарного знака – индивидуализация конкретных товаров и услуг для потребителей – и напомнил судам о необходимости учета общего впечатления, которое может возникнуть у потребителя товара при восприятии обозначений.
Адвокат, старший преподаватель ИЗиСП при Правительстве РФ, к.ю.н. Дмитрий Чваненко считает данное дело интересным с точки зрения правоприменительной практики, поскольку оно затрагивает давний вопрос о праве одного лица зарегистрировать несколько похожих обозначений в отношении одних и тех же товаров и услуг. «Вопрос с тождественными обозначениями практикой уже решен: они не должны быть зарегистрированы, поскольку в регистрации нескольких одинаковых обозначений вряд ли усматривается законный интерес. Это равносильно попытке одного лица несколько раз зарегистрировать право собственности на одну и ту же квартиру. Но как быть, если обозначения похожи, но все же имеют отличия? Например, если компания решила использовать серию товарных знаков (обозначений, связанных между собой доминирующим элементом) или изменить логотип при ребрендинге», – задался вопросом эксперт.
По мнению Дмитрия Чваненко, вопрос о возможности регистрации похожих обозначений должен решаться через общее впечатление с позиции рядового потребителя, а не вида заявленного на регистрацию обозначения, поэтому ВС прав в своих выводах, ведь формальный подход здесь недопустим.
Старший юрист BIRCH LEGAL Анна Лапшина обратила внимание, что в данном определении ВС впервые применил термин «юридически тождественные» товарные знаки. Эксперт отметила, что ранее в позициях высших судов этот термин встречался лишь в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2023 г. № 57-П, в котором прямо указано, что «исполнение словесных элементов [товарных знаков] заглавными либо прописными буквами не влияет в целом на восприятие потребителем этих элементов и поэтому они могут быть признаны юридически тождественными». То есть в дополнение к закрепленным понятиям «тождественный товарный знак» и «знак, сходный до степени смешения» КС фактически ввел еще одну категорию – «юридически тождественные обозначения/товарные знаки», пояснила Анна Лапшина.
В свою очередь СИП, добавила эксперт, исходит из того, что юридически тождественными признаются не только фактически идентичные товарные знаки (т.е. между которыми нет даже минимальных отличий), но и отличия которых столь несущественны, что не влияют на восприятие этих обозначений рядовым потребителем. Анна Лапшина подчеркнула, что в Обзоре практики СИП по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений) (утв. Постановлением Президиума Суда от 26 июля 2024 г. № СП-22/15) приведены примеры отличий между товарными знаками, которые являются несущественными и означают юридическое тождество товарных знаков/обозначений:
- незначительные отличия шрифта (его размер, использование строчных, а не прописных букв, наклон букв, место размещения и т.д.);
- незначительные изменения обозначения, отличающиеся лишь оттенками одного цвета.
По мнению эксперта, в рассматриваемом определении ВС категория юридического тождества товарных знаков нашла логическое продолжение: Суд обоснованно указал, что имеющееся между товарными знаками отличие в написании одной из букв столь незначительно, что не влияет на восприятие спорных обозначений потребителем, несмотря на то что такие обозначения формально относятся к различным видам. «Таким образом, ВС поддержал наметившуюся в последние годы в судебной практике тенденцию возможности установления юридического (а не фактического) тождества. Важно отметить, что Верховный Суд поддержал позицию, согласно которой оценка тождественности должна носить комплексный характер, а не сводиться к формальному сравнению обозначений. Такой подход можно оценить только положительно, поскольку он не только повышает предсказуемость судебной практики и отражает реальное восприятие знаков потребителями, но и направлен на предотвращение злоупотребления правом, выражающегося в множественной регистрации юридически тождественных обозначений», – поделилась мнением Анна Лапшина.
Член АП Челябинской области Екатерина Туманова полагает, что данный практический пример стоит рассматривать не столько с позиции актуальности, сколько с точки зрения локальной методологической ценности. «Я бы воздержалась от констатации того, что проблема “двойной регистрации” знаков существует в качестве тревожного тренда. Роспатент и СИП транслируют последовательную позицию о том, когда “параллельная” жизнь средств индивидуализации возможна, а когда нет. Приведенное в определении разъяснение ВС служит напоминанием о том, что сугубо формальный подход к сопоставлению сходных обозначений не отвечает замыслу законодателя по обеспечению исключительного характера товарных знаков», – считает эксперт.
Как отметила Екатерина Туманова, отнесение обозначений к словесным или комбинированным не может быть исчерпывающим критерием для сравнения. Более того, как следует из фабулы дела, а также общей практики, отнесение обозначения к тому или иному типу формально обусловливается способом заполнения заявки, но для оценки «дублирования» товарных знаков установлена иная, не столь упрощенная методика, подчеркнула она.
«Практикующие в сфере защиты интеллектуальной собственности адвокаты и юристы знакомы с обширной и в целом стабильной практикой отказа в регистрации товарных знаков; в случае рассмотрения заявки устанавливается наличие противопоставленного товарного знака, сходного до степени смешения. При этом сопоставление проводится согласно соответствующим правилам по критериям графического, фонетического и семантического сходства, влияющего на общее восприятие обозначений. Определение ВС № 300-ЭС25-3450 – важное напоминание о том, каким должен быть подход к оценке товарных знаков при наличии спора об их регистрации», – резюмировала Екатерина Туманова.